DE L'EXTINCTION DE LA PROPRIÉTÉ DES MARQUES

69. — La marque, étant une propriété à la fois accessoire et de garantie tout comme l'hypothèque, est susceptible comme cette dernière de deux modes d'extinction : lextinction isolée et l'extinction par voie de conséquence.

La propriété de la marque ne peut, en effet, avoir une durée indéfinie, et le titulaire du droit peut être dépossédé soit de son gré, soit contre son consentement. La loi actuelle est muette sur la question, par conséquent les cas d’après lesquels une marque peut se perdre résulteront de la force des choses.

L'extinction isolée se produit par abandon ou par non-usage de la marque. Au premier abord, il parait étrange qu'une propriété puisse se perdre par abandon. L’abandon d’une propriété corporelle n’en fait pas perdre la propriété.

Si le titulaire n'a plus lanimus possidendi, il à toujours le corpus possessionis ; il faut done pour que la dépossession soil complète qu'un tiers se soil emparé de cette propriété. Mais pour la marque ïln'en

est point ainsi, puisqu'il s'agit d'un droit accessoire et de garantie; à l'exemple de l'hypothèque, la propriété de la marque doit disparaitre par l'abandon du droit dont elle est l’accessoire. L'abandon peut être exprès ou tacite. |

Il peut très bien arriver que le titulaire de la marque veuille l’'abandonner, dans le cas, par exemple, où il apprendra qu'un concurrent a sur la marque déposée la priorité d'usage. Il a un moyen pour cela, celui de faire radier le dépôt de sa marque.

Mais comment pourra-t-il faire connaître sa décision aux tiers ? Jusqu'à ces dernières années, l'abandon exprès n'élait accompagné d'aucun moyen de publicité. Le projet de ISS7, titre II, résolvait la question : « Le dépôt peut être annulé soit par la volonté du déposant, soit par autorité de Justice. Dans les deux cas, la radiation est portée en marge de l'acte de dépôt et rendue publique dans les mêmes formes que le dépôt lui-même (1). »

L'art. 16 du décret du 27 février 1891 résout enfin définitivement la question si importante de la radiation volontaire des marques : « Lorsqu'un déposant entend renoncer à l'emploi de sa marque, il en fait la déclaration au greffe du Tribunal où la marque aura été déposée. Le greffier inserit cette déclaration en marge du procès-verbal de dépôt eten donne immédiatement avis au ministre du Commerce qui la publiera dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale. »

L'abandon de la marque par cette formalité est une heureuse innovation. C'est du reste liune décla-

(D) Voir également l'art. 11 du projet de 1890.

ration absolument facultative, mais dont l'utilité est certaine, surtout lorsqu'un contrefacteur de bonne foi s'expose à être poursuivi. Il peut prévenir les poursuites en montrant par cet abandon inscrit au registre des marques qu'il était de bonne foi et qu'il renonce pour l'avenir à toutusage de la marque.

70. — L'abandon tacite de la marque se produit par la tolérance de la contrefaçon jointe à un nonusage prolongé. Quand le propriétaire d'une marque nen use pas, et n'en poursuit pas les contrefacteurs, il est bien permis d'en induire qu'il a renoncé à sa marque. [l ne faudrait pas cependant déduire d'un seul fait d'usage que la marque soit tombée dans le domaine publie. I faut, eroyons-nous, que le propriétaire de la marque en ait toléré un emploi fréquent, et que, parfaitementau courant de ces abus, il les ait tolérés sans prendre aucune mesure pour les faire cesser. Les tribunaux, dans le silence des textes, ont la plus entière liberté sur l'appréciation des faits d'où découlera l'abandon de la marque, car ce dernier ne se présume pas.

Les solutions seront très variables, et, comme Île fait remarquer Braun, les tribunaux les résolvent plutôt en espèce qu'en principe.

Il a été jugé que le domaine public belge n'a pu acquérirune marque française pendant la période où le titulaire de cette dernière, en France, s’élait trouvé dans l'impossibilité d'agir (1). Que quand le propriétaire d'une marque en a toléré l'usage, sans exercer de poursuites contre les usurpateurs, celte tolérance ne lui permet plus d'en opérer valable-

{1} Cassation belge, 20 juin 1865. P. B. 69. 1. 301.

ment le dépôt d’après la loi de 1857, même dans Île cas où la tolérance a été antérieure à cette loi (1).

En somme, pour que le titulaire d'une marque soit dépossédé, 1l faut que son inaction soit totale et qu'il n’y ait pas de place à l'équivoque. C'est avec raison que les tribunaux se montrent très circonspects dans le choix d’un critérium. Notons toutefois qu'il esttrès imprudent, de la part du propriétaire de la marque, de laisser les tiers empiéter sur ses droits, surtout s’il a l'intention de conserver cette dernière ; il pourrait bien arriver qu'un Jour il soit mal fondé à se plaindre. Le silence dans ce cas vaut acquiescement.

Il a cependant un moyen pour protester contre l'abandon qu'on invoque contre lui, c’est de renouveler le dépôt. C’est la meilleure façon d’attester qu'il a bien l’animus possidendi et que son intention n'est pas d'abandonner la marque. « Bon nombre de pays ont admis à cet égard une doctrine mixte qui s'appuie sur une pensée juste, à savoir : d’une part, que le législatéur doit prendre toutes les précaulions possibles pour que la propriété d’une marque ne puisse être ravie par surprise à son légilime possesseur, et, d'autre part, à viser à ce que les droits de chacun soient nettement définis et finalement indiscutables à l'expiration d’un délai équitable de mise en demeure publique à tous les ayants droit de les faire valoir (2). »

(1) Paris, 23 juillet 1863. Cité par Braun, p. 351. (?) Dictionnaire international de la propriété industrielle, au mot « abandon ».

V. égal. Pouillet, n° 132. En Allemagne, d'après la loi du 12 mai

lo

714. — Le ütulaire de la marque qui n’en renouvellerait pas le dépôt perdrait-il la propriété de sa marque ? Nous avons répondu à cette question en traitant des effets du dépôt de la marque. Le nonrenouvellement du dépôt prive seulement du bénélice de la loi spéciale mais n’exerce aucun effet sur la perte du droit. Nous avons dit maintes fois que le droit de propriété s'acquérait et se conservait par l'usage ; le Ululaire de la marque aura done le bénéfice de l'art. 1382 du Code eivil tantque la prescriplion n'aura pas éleint son droit.

72. — Que décider quand la propriété de la marque à élé acquise par le dépôt, sans que le déposant en ait fait usage? Le dépôt, d'après les prescriplions de l'article 3 de la loi du 23 juin 1857, accordera au litulaire de la marque les avantages de celle loi pendant quinze années, et sera un bon moyen de conserver le droit de propriété. A l'expiralion du délai, si le dépôt n’est pas renouvelé, il ne faudra pas en conclure que la marque est tombée dans le domaine public, et nous ne partageons pas l'avis de M. Boutaud qui prétend que «le délai expiré sans que le tilulaire ait renouvelé son dépôt, un tiers quelconque peut appréhender la marque, soit en la déposant lui-même, soit en en faisant usage » (1). La première période de dépôt terminée, le titulaire de la marque peut vouloir se contenter dorénavant de la protection du Code civil; libre à

1894, le Patentam: peut prononcer la radiation d'une marque, soit d'office, soit à la requête du titulaire, soit d'un tiers. Le titulaire peut la demander en temps utile et lorsqu'il le jugera opportun.

(1) Boutaud. — De la perte de la marque par le non-usage. Revue gén. prop. ind., juillet-août 1906, op. citalo.

lui, s'il le veut, de diminuer ses moyens de défense, mais il conservera loujours ses droits. Au surplus, s’il voulait renoncer à sa marque, il en ferait la déelaration au greffe, conformément à l'art. 6 du décret du 27 février 1891. Du moment qu'il ne le fait pas, c’est qu'il a l'intention de conserver sa marque.

73. — Qu'arrivera-t-il si la propriété de la marque acquise par l'usage n'a pas été l’objet d’un dépôt?

La situation sera analogue à celle du titulaire de la marque qui n'aura pas renouvelé son dépôt. Il conservera ses droils par l’usage, mais c'est un des cas où la prescription peut trouver place. Si le titulaire, pour diverses raisons, abandonnait tacitement sa marque et en tolérait l'usage continu de la part d'un tiers, nous croyons que la prescription trentenaire pourrait être invoquée au cas où le premier propriétaire se déciderait à la reprendre.

Le cas où la marque échappera le plus facilement aux causes de perte, c’est lorsqu'elle aura été acquise par l'usage, et qu'elle aura fait l’objet d'un dépôt. Le droit, d'après le système de la loi française, se conservera par le renouvellement du dépôt. Ce système, nous l'avons dit, présente des inconvénients. Le propriétaire d’une marque n'étant point tenu à l'exploitation pour conserver ses droits, poarra en déposer autant de marques qu'il voudra pour gêner ses concurrents. Aussi approuvons-nous le projet de l'association française, qui déclarait déchu de tousses droits celui qui aurait cessé d'exploiter sa marque pendant trois années de suite, même au cas où il l’aurait déposée (1).

&b V. le projet dans la Rev. gén. prop. ind., 1903, p. 104.

74. — La Cour de cassation aurait pu établir une jurisprudence sur la matière dans le second pourvoi formé dans l'affaire du fil « au Chinois ».

Nous avons vu au sujet de la prescription acquisitive en matière de marques que MM. Charbon, Vaganay et C* prétendirent : 1° que M. Vrau et Ci n'ayant jamais utilisé la marque « au Chinois » pour les fils de soie y avaient par conséquent renoncé ; 2° qu'eux ayant fait usage de la marque «au Chinois » pour les fils de soie depuis 1859, ils avaient acquis par la prescription trentenaire le droit de continuer à se servir de la marque.

On sait que la Cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 24 mai 1904, rejeta ces prétentions.

MM. Charbon, Vaganay et Ci se pourvurent alors er cassation, et soulinrent que le droit du propriélaire d'une marque n'était qu'une servitude sur le domaine public, qui devait s’éteindre à l'exemple de cette dernière par le non-usage pendant trente ans.

La Cour de cassation, chambre civile, rejeta également le pourvoi : « 1° parce que le droit qui résulte d’une marque de fabrique régulièrement déposée ne constitue pas seulement une servitude sur le domaine public s’éleignant par le non-usage pendant trente ans. Le droit de propriété et le droit de revendication du déposant subsistent, tant qu'ils ne peuvent pas être considérés comme abandonnés, d'après les circonstances livrées à lappréciation souveraine des juges de fond ; 2° parce qu’en supposant même qu'il soit possible d'acquérir la propriété d’une marque par la prescription, la prescription ne peut résulter d'une possession équivoque el promiscue. »

Bien que la Cour de cassation n'ait pu se prononcer, parce que la possession dans ce cas était atteinte du vice de promiscuité, nous croyons qu'en principe il faut décider que la prescription peut éteindre la propriété de la marque.

Le cas sera évidemment rare, car nous ne voyons guère qu'une seule hypothèse de prescription extinctive de la marque. C'est celle où le non-usage est involontaire, et où il existe malgré tous les efforts du titulaire de la marque, malgré la formalité du dépôt, par exemple dans le cas de fermeture forcée d'un établissement.

Dans toutes les autres hypothèses, les tribunaux décident en fait qu'il y a abandon de la marque.

La question qui nous intéresse aujourd'hui sera peut-être tranchée sous peu, car tous les projets de loi devant porter modification de la loi de 1857 envisa gent tous le cas de dépossession par le non-usage.

75. — Il y a extinction par voie de conséquence lorsque l'établissement sera fermé, la marque qui est son accessoire disparait avec lui. Par fermeture de l'établissement, 1l faut entendre la cessation de la fabrication du produit, car un industriel peut très bien abandonner la fabrication de ses produits sans fermer son établissement à proprement parler. La fermeture volontaire de l'établissement entraîne seule l'extinction de la marque. La fermeture forcée n’en fera point perdre la propriété. Le cas doit être assimilé à celui de l'impossibilité d'user qui existe en matière de servitude, et on peut appliquer par analogie les art. 703,704 el 705 du Code civil qui traitent la matière.

Il faut donc décider qu'au cas de fermeture forcée

il n'y a pas cause d'extinction de la marque, mais impossibilité d'user, et ce n'est que si celle impossibilité d'user dure trente ans que la marque se perd, tout comme la servitude dans le cas analogue. Les auteurs partagent en général cette opinion. Braun estime que la marque s'éteint par la perte de fabricant ou de commerçant. «Il est bien évident que si un fabricant ou un commerçant se retire du commerce et ferme son établissement après avoir liquidé ce commerce, la marque accessoire de l’établissement disparait... Celui qui la dépose à nouveau et qui en fait le premier usage en devient propriétaire (1). »

M. Bédarride se range à la même doctrine (2).

Tous deux tranchent trop formellement la question. Pourquoi également être aussi catégorique que M. Waelroeck. « Un manufacturier adopte comme marque une étoile; moyennant l’accomplissement des formalités légales il en acquiert l'usage exclusif. Cependant, s'il se retire des affaires, il n’a plus le droit d'empêcher un autre manufacturier d'adopter celte marque, de la déposer, d'en devenir propriétaire à son tour. La durée du droit de propriété sur la marque est donc limitée au temps que dure la qualité de fabricant (3). »

76. — Pour notre part, nous émettrons une opinion moins radicale que celle de ces auteurs. Lorsqu'un commerçant liquidera son fonds de commerce, en vendant ses marchandises et son maté-

(1) Braun, n° 131.

(2) Bédarride, n° 973.

(3) Cité par Braun.

riel, sans tirer argent de sa marque et sans se donner un successeur, on peut dans ce cas admettre les théories émises précédemment, car on peut immédiatement en induire que ce commerçant a l'intention de l’abandonner. Il faut laisser au juge tout pouvoir d'appréciation sur la question de savoir si la marque est tombée dans le domaine publie, car il faut considérer que, bien qu'elle soit l'accessoire du fonds, elle ne l'est pas nécessairement, puisqu'en France un commerçant peut déposer sa marque et la laisser inexploilée. |

En résumé, s'il est vrai de dire en général que la perte de commerçant ou de fabricant entraîne celle de la marque, il peut arriver également que ce fabricant ou ce commerçant n'aient pas l'intention de laisser tomber leur marque dans le domaine public. Ils peuvent très bien faire un nouveau dépôt, si le délai de quinze ans a expiré pour conserver le bénéfice de la loi spéciale, ou bien la vendre, puisque nous avons admis que la cession isolée de la marque élail une opéralion très licite.

Lorsqu'un commerçant liquidera son fonds. de commerce, dans lequel sera compris une marque ayant grande valeur, il se gardera bien de la laisser tomber dans le domaine public, il la vendra avec ou sans l'établissement.

Si on contraire la marque est peu connue, et ne rallie autour d'elle qu'une clientèle peu nombreuse, peut-être consentira-t-1l à sa perte, et c’est, croyonsnous, le seul cas dans l'état actuel de notre droit où nous verrons la marque s'éteindre par la perte de commerçant ou de fabricant.

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T2 Quel doit être le sort de la marque sociale à la dissolution de la société ?

Certains auteurs estiment qu'elle doit s'éteindre avec la société. Ainsi, pour Braun, « la durée du droit à la marque sociale est limitée à la durée de la société. La marque de fabrique ou de commerce d'une société périt avec la société, sauf le cas de cession d’affaires, ete. (1}. »

Les arguments invoqués par Braun sont ceux des partisans de la marque inséparable du produit qu'elle désigne. Ils ont prévalu en Allemagne. On peut, crovons-nous, liciter la marque. Une société, bien quedissoute, sesurvit encore pour toutesles opérations de sa liquidation ; elle pourra donc vendre la marque dont le prix sera partagé entre les associés.

Il a été jugé que lorsqu'a la dissolution d'une société, si les membres ne s'entendent point sur la licitation de la marque créée en commun, il n’appartient pas aux tribunaux d'en ordonner la licitation; la marque suit alors le sort de la société et périt avec elle (2). N'est-ce pas implicitement reconnaitre la légitimité de la licitalion.

78. — Reste une question qui s’est posée récemment. Si une loi attribue à l'Etat un monopole supprimant ainsi une industrie, que deviendra la marque à la suite de la fermeture de l'établissement? Il n'existe aucun règlement sur ce point. Quant ja loi du 2 août 1872 attribua à l'Etat le monopole des allumettes chimiques, tous les établissements similaires furent supprimés. L'Elat voulut s'emparer de

(1) Braun, n° 132.

(2) Trib. de comm. de Nancy, 27 mars 1576. Pataille, 79, 73,

la marque nominale d'un de ces établissements, mais ce dernier protesta et gagna son procès (FE La Cour de cassation a donné sur ce point une solulion bonne en elle-même, mais elle l’a mal justifiée. Elle a décidé que, dans un cas semblable, les fabricants peuvent conserver leur marque pour pouvoir s’en servir à l'étranger. Mais on pourrait faire alors la même objection au cas de cession de l’établissement; quand on cède un établissement, on ne s’interdit pas de s’établir à l'étranger et cependant certains n'admettent pas qu'on conserve la marque.

L'expropriation pour cause d’ublité publique est une vente forcée; dans le cas du monopole des allumettes chimiques, la loi a voulu mettre les fabricants dans l’impossibilité de continuer une fabrication qui attenterait au monopole, mais il n'était pas nécessaire de les empêcher d’exercer cette industrie à l'étranger et par suite, de les déposséder de leur marque.

79. — Cette solution devrait être donnée à propos de la marque de la Grande Chartreuse, actuellement en question.

On sait qu'à la suite du vote de la loi du 1° juillet 1901 sur les associations et du rejet de la demande d'autorisation par le gouvernement, à la dispersion de la communauté un liquidateur judiciaire fut désigné pour liquider l'actif de la congrégation. Le liquidateur s'adjugea le droit de continuer cette fabrication et de se servir de la marque. Le secret de fabrication n'ayant pas été divulgé, on ne peut arriver qu'à fabriquer une imitalion de la Char-

(1) Cass. Rej. 8 nov. 1880. Pataille, S1, 280, et Sirey, 1882. 1. 9.

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treuse. Nous croyons qu'il fallait dans ce cas autoriser les Chartreux à emporter leur marque. La marque servant à identifier un produit devait rester en dehors de la liquidation. Il est étrange que la marque des Chartreux désigne un produit fabriqué suivant une toute autre recette, alors que les Chartreux continuent leur fabrication et qu'ils n'ont pas licité leur marque.

Les Chartreux, établis à Tarragone (Espagne), ont continué à fabriquer la liqueur suivant les anciens procédés, eLils la vendent dans une bouteille différente de la première et sous la désignation de « Liqueur des Pères Chartreux ».

Le liquidateur crut y voir un fait de concurrence déloyale. L'affaire se déroula devant le Tribunal de Grenoble et se termina par un jugement du 18 mai 1905 1), qui donna raison aux Pères Chartreux qui qui élaient restés en possession du produit.

Il est très regrettable que la solution qui avait été apportée en l'affaire des allumettes chimiques n'ait pas élé adoplée ici; nous ne verrions pas vendre d'un côté une liqueur des Pères Chartreux, et de l’autre une liqueur appelée Chartreuse, alors que les procédés de fabrication diffèrent.

(1) Trib. Grenoble, 18 mai 1905. Annales, p. 53 et suiv. Grenoble, 19 juillet 1905. Cass. Req. 31 juillet 1905. Annales, p. 46.