AIT

L’immunité contre les empiètements des tiers conférée par le droit de préférence ne vise que l’appropriation de la marque, elle n’a pas pour effet d'établir une rétroactivité du second dépôt à la date du premier; les effets de l’enregistrement d importation au point de vue de la poursuite de la contrefaçon ne se produiront qu’à sa date, un fait licite tel que l’usage d’une marque dans un pays où elle n’est pas appropriée ne peut revêtir rétroactivement le caractère d’une usurpation.

Toutes les législations subordonnent la poursuite de la contrefaçon à l’accomplissement de la formalité du dépôt. Dans les pays où le dépôt est attributif, l’unioniste sera donc sans action, il aura pendant tout le cours du délai de priorité l’assurance de pouvoir approprier sa marque, mais non pas une propriété sanctionnée par la loi. Dans les pays où l’enregistrement a un caractère mixte, déelaratif de propriété et attributif des avantages de la loi spéciale, le bénéficiaire du délai de priorité pourra jouir de l’action en concurrence déloyale avant son second dépôt, s’il réunit les conditions nécessaires pour s’en prévaloir (acquisition de la marque par l’usage). Les actes de Bruxelles de 1900 additionnels à la Convention de 1883 ont en effet étendu le principe de l’assimilation aux dispositions concernant la répression de la coneurrence déloyale. Maïs l’exercice de l’action en contrefacon ne pourra dans aucun cas précéder l’ac-

complissement du second dépôt; c’est la conséquence logique des principes (1).

266. Que décider si le second dépôt n’est effectué qu'après l’expiration du délai de priorité. On a soutenu par une interprétation très restrictive des dispositions de l’article 4 de la Convention que la péremption du délai entraînait l’impossibilité pour le déposant de réaliser l’extension de sa propriété dans l’Union. Le second dépôt devrait être obligatoirement, dans tous les Etats où l’on veut s’assurer la protection, effectué dans un laps de temps moindre de quatre mois à partir de la date du premier (2). Een x

Cette solution est inutilement rigoureuse pour le déposant, qui ignore lors de son premier dépôt les Etats unionistes avec lesquels l’extension future

(4) En ce sens Pouillet et Plé. La Convention de 1883, n° 43 et 44. Vidal-Naquet, p. 252. Laborde. Revue générale de la propriété industrielle, 1907, p. 1 et s. Pillet et Chabaud, p 360. On a soutenu que la jurisprudence était contraire en se basant sur un arrêt de Lille, 145 déc. 1890. CI. 91.1214 confirmé par la Cour de Douai 12 mai 1891. CI. 93.883, mais ces décisions ne sont pas concluantes: elles n'accordent à la rétroactivité du dépôt en matière d'action pénale qu'une mention rapide et sans rapport avec l'objet du litige.

(2) Voyez Cohendy, article dans la Rev. de dr. int. privé, 1891, p. 233 et s. En sens contraire, tous les auteurs cités, supra, note (1). La seule décision de justice qui, à notre connaissance, sanctionne l'expiration du délai de priorité par la nullité de la marque est un arrêt de Bruxelles du 18 mars 1891. P. I. 1905.75. Ses considérants sont l’objet de vives criliques.

de ses affaires pourra le mettre en rapport, et où il aura intérêt à acquérir la propriété de sa marque. Elle l’oblige à effectuer les dépôts d’importation coûteux un peu au petit bonheur dans les’ principaux pays unionistes, sous peine de voir le bénéfice de la Convention devenir lettre morte pour lui. Elle ne correspond pas du tout à l’esprit de l’article 4, et il faut pour la tirer de son texte une interprétation quasi byzantine. Bien préférable est l’idée qui fait des dispositions de l’article 4 une faveur accordée au déposant et limitée dans le temps, à l’expiration de laquelle le droit commun reprend son empire. Ainsi se trouve établie la possibilité de donner à la création de la: marque unioniste une certaine unité, tout en évitant la perpétuelle incertitude sur la validité des dépôts effectués dans chaque pays unioniste par ses nationaux, que créerait. un allongement inconsidéré du délai de priorité. Ce n’est donc que la faculté de primer des appropriations antérieures dans le pays d’importation;, faculté exorbitante du droit commun, qui sera perdue par l’échéance finale du délai de priorité sans dépôt; l’unioniste pourra dans la suite demander la protection en vertu des articles 2, 6 et 7 de la Convention il n’est forclos que du droit d’invoquer le bénéfice de l’article 4. La conséquence, c’est que son second dépôt ne sera recevable que si sa marque n’a été l’objet dans le pays d’importation d’auceune appropriation antérieure, appropriation dont la date serait indifférente et qui pourrait avoir précédé son premier dépôt, avoir eu lieu au

cours du délai de priorité ou dans l’intervalle qui a séparé le terme de ce délai du second dépôt. 267. Nous venons d’examiner les effets du dépôt d'importation et leur point de départ. Ces effets sont-ils des conséquences immédiates de la formalité de l'enregistrement et leur existence n’exiget-elle pas en outre la réalisation d’une condition extrinsèque, eelle de la possession par le déposant d’un établissement dans le pays d'importation, lorsque la loi intérieure de ce pays l’exige. L’affirmative a été soutenue, et cependant, pour qui à étudié de près la Convention de 1883, il paraît singulier que la question ait pu se poser. L’exigence de l’établissement est absolument contraire à l’esprit de la Convention, elle aboutit à en fausser la portée et à en détruire l’œuvre; il est évident que le commerçant n’aura jamais, ne pourra jamais avoir d'établissements dans tous les pays où sa marque est connue et distinetive de ses produits. Dans quel but alors l’effort énorme fait pour aboutir à la constitution de l’Union, pour faciliter l’extension territoriale des marques, si ce mécanisme ne doit jouer que dans une infime minorité de cas? Ce n’est pas l’attribution de la qualité d’étranger unioniste qui est en jeu pour les possesseurs d’établissements c’est l’assimilation pure et simple, sans autre condition, aux nationaux.

Ajoutons qu'il faut un véritable tour de force d'interprétation pour voir dans les termes de l’article 2 de la Convention d'Union « üs auront la même protection, sous réserve de l’accomplisse-

ment des formalités et conditions imposées aux nationaux » une allusion à la nécessité de l’établissement dans le pays d'importation.

Ces considérations étaient trop évidentes pour ne pas entraîner la doctrine et la jurisprudence. La Cour de Bruxelles qui avait d’abord proclamé . la nécessité de l’établissement dans un arrêt du 8 novembre 1910 (1) est revenue quelques mois après sur cette interprétation (2), et a vu casser sa première décision par un arrêt dont les considérants méritent d’être rapportés: « Attendu, dit la Cour de cassation belge, que dans la Conventron de 1883 on a entendu assimiler les unionistes non pas aux nationaux privés du droit à la protection de leur marque faute d’établissement dans le pays, mais à ceux qui peuvent se prévaloir du bénéfice de la loi intérieure de l’Etat... Que cette intention se révèle encore dans les articles 2 et 3 de la Convention, desquels on doit déduire que les unionistes ont droit à la protection moyennant l’accomplissement des formalités et conditions prescrites par la loi intérieure, dès l’instant qu'ils ont un établissement dans l’Union » (3).

Les termes de l’arrêt résument à notre sens d’une façon parfaite la solution qui s’impose dans notre matière. Du reste la jurisprudence n’avait

(1) Cour de Bruxelles, 8 novembre 191G. CI 1911, p. 644 Avec la note de M. Laborde.

(2) Cour de Bruxelles, 25 janvier 49141. CI. 1911, p. 978.

(3) Cass. belge, 8 mai 1911. P. I. 1911, p. 69.

jamais été fixée dans le sens de l’exigence de l’établissement (1). En doctrine, seuls MM. Braun et Capitaine jugent cette exigence défendable mais sans se prononcer d’une manière formelle, l’opinion des autres auteurs qui ont étudié la question est en sens contraire. (2). La question a du reste été tranchée par la Conférence de Washington, qui pour éviter le retour d’une semblable interprétation a ajouté à l’article 2 de la Convention un paragraphe excluant formellement l’exigence de l’établissement.

268. Le dépôt est susceptible de revêtir au point de vue de son rôle juridique des caractères différents ; il peut être déclaratif de propriété, attributif ou mixte comme dans la loi anglaise. Quel rôle reconnaîtrons-nous à ce point de vue au second dépôt? : 2

11 semblerait que l’application de'la théorie du statut personnel dût conférer aux dépôts effectués dans les pays d'importation un caractère nécessairement attributif. Cette solution aboutirait à des conséquences très graves, notamment à un boule-

(4) Contra : Tribunal hanséalique, 4 mars 1904. Tribuna! d'Empire allemand, 27 oct. 1905 et décision du Patentamt allemand du 19 novembre 1903. Arrêts cités par M: Capitaine. P. I., 1911, p. 38.

(2) Bin et Capitaine, p. 472, Contra Pillet et Chabaud, p. 344. Laborde. Note dans CI, 1911, p. 644 Les délibérations du Congrès de Liège en 1905 ont été unanimes à écarter la condition d'établissement. Voyez sur ce point Revue générale de la propriété industrielle, 1905, p 139,

versement complet des législations intérieures surtout dans les pays qui rendent le dépôt déclaratif, où elle aurait pour conséquence de créer au bénéfice des étrangers un mode d’appropriation de la marque qui ne serait pas reconnu par la loi comme applicable aux nationaux. Aussi les partisans de la thèse du statut personnel écartent-ils eette conséquence qui découlerait de l’application rigoureuse de leurs principes, les uns comme MM. Pillet et Chabaud en considérant les dispositions de la loi interne en matière de dépôt comme touchant à l’ordre publie, les autres, comme MM. Braun et Capitaine en déclarant que cette solution s’impose. L'accord est done établi pour admettre que le dépôt d'importation doit être considéré comme conservant Îes caractères qui lui sont attribués par la loi du pays où il est effectué. |

269, De l’interprétation donnée à l’article 6 de la Convention découle cependant une restriction à cette idée. Quelle que soit en effet la législation du pays où la marque est introduite, le second dépôt effectué en vertu de l’article 6 aura un caractère partiellement attributif, en ce qui concerne toutes les particularités de la marque qui, empruntées à la législation d’origine, ne sont pas admises par la loi d'importation, sans que le texte de la Convention permette d’en faire des causes de refus. La reconnaissance de ces particularités par le second dépôt présentera un caractère nécessaire,elle échappera à l’examen préalable dans le pays où l’enre-

gistrement est attributif, à l’action des tiers dans Saur

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ceux où il est déclaratif. Cette particularité du rôle du dépôt d'importation ressort nettement des” développements consacrés à l’explication de l’artiele 6 par M. Osterrieth : « Les diverses législations cherchent en général à donner satisfaction aux intérêts légitimes d’un pays soit par une définition de la marque, soit en établissant certaines conditions, à savoir des conditions positives que toute marque doit remplir pour être susceptible de protection ou bien des conditions négatives qui exeluent certains signes de la protection légale.

»«L’article 6 de la Convention serait sans objet et sans portée si la protection de la marque régulièrement déposée au pays d’origine devait être subordonnée à l’existence ou à la non-existence de ces caractères positifs ou négatifs » (1).

270. En dehors de la portée de cette exception les dispositions de la loi d'importation régissent le rôle juridique du dépôt et déterminent son caractère. Dans les pays où il est attributif la marque fera l’objet d’un examen préalable si cette condition est imposée par la législation intérieure.

Beaucoup plus intéressante est la reconnaissance au dépôt d'importation du caractère déclaratif. On sait que dans ce cas il est sans effet propre sur la création du droit et n’institue qu’une présomption conférant à son auteur le rôle de défendeur dans l’instance concernant la propriété du signe, cette

(1) Osterricth. Rapport au Congrès de Liège. Annuaire de l'Association internationale, t. IX. p. 353.

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dernière ne pouvant être acquise que par l’usage. L'existence de législations qui adoptent ce principe, sans inconvénient pour les nationaux qui sont habitués à ne considérer l'enregistrement que comme une formalité accessoire à l’usage de la marque, est dangereuse pour l’unioniste auquel elle impose beaucoup de diligence s’il veut être sûr de conserver son droit. Si en effet il laisse écouler le délai de priorité sans accompagner son second dépôt d’une appropriation du signe par l’emploi qui en sera fait dans le pays d’importation, il pourra être évincé par des tiers qui auraient acquis sa marque même au cours de ce délai, le dépôt étant à lui seul sans effet propre sur la naissance du droit.

271. Le fait d’usage de nature à réaliser l’appropriation de la marque doit se placer sur le territoire du pays d'importation, l’acquisition par voie d’occupation ne pouvant avoir d’effets qu’au regard du public appelé à la connaître. En outre les raisons de décider tirées du caractère relatif de la nouveauté de la marque sont les mêmes dans notre matière qu’en droit international commun. À notre sens l’exigence d’appropriation par l’usage doit être appliquée même à la marque créée dans un pays de dépôt déclaratif et importée en vertu de l’article 6 de la Convention. Le bénéfice spéelal des dispositions de cet article, étant subordonné à l’enregistrement dans le pays d’origine, il n’y a pas lieu d'enlever à l’application du droit commun des faits d’usage intervenus dans ce pays avant l’accomplissement de cette formalité. On peut très bien admettre que lorsque l’article 6

a fait de l’existence de droits acquis à des tiers dans le pays d'importation uné cause de refus ou d’invalidation de la marque, il visait les droits acquis antérieurement au dépôt initial et non pas à la création de la marque dans le pays d’origine. La question serait cependant douteuse dans le cas où l'appropriation invoquée à l’encontre de la validité du second dépôt serait postérieure au premier mais ne pourrait être primée en vertu du droit de préférence, l’enregistrement d'importation n’ayant pas été effectué au cours du délai de priorité. Dans cette hypothèse, le caractère quasi attributif du second dépôt fait en vertu de l’article 6 peut faire hésiter sur la solution à adopter.

Cette obligation d’usage dans un délai très bref peut être singulièrement gênante pour l'étranger qui veut faire protéger sa marque. Aussila jurisprudence établie par la Cour de cassation française en matière d’appropriation de marques, spécialement dans l’affaire du Fù au Chinois, a-t-elle dû être bien accueillie à l’étranger ; elle aboutit en effet à écarter toute exigence relative au fait d’usage, en transportant au dépôt, en dehors du rôle attributif des avantages de la loi qui lui est dévolu en propre, les effets de création et de conservation du droit jusqu'alors réservés à l’usage. On ne sait si la considération de cet avantage propre au droit international à pu guider l’évolution de la jurisprudence, la question ne s’étant jamais posée que -dans les rapports entre nationaux.

De l’interprétation des textes relatifs aux marques dans la Convention de 1883, il résulte que rien

ne s’oppose à ce qu’on reconnaisse dans les pays comme la France où le dépôt présente un caractère nettement déclaratif, le droit pour l’unioniste de réaliser l’extension de la propriété de sa marque par. l’usage seul, sans l’astreindre à la formalité d’enregistrement. Il aura alors comme le national une protection par voie d’exception aux poursuites qui pourraient lui être intentées pour contrefaçon, et l’exercice de l’action en concurrence déloyale. . Néanmoins, faute de dépôt, la marque ainsi acquise ne pourra se prévaloir des avantages de la priorité et de la prépondérance de la législation d’origine. Le texte de la Convention paraît bien être dans ce sens et son esprit exige la formalité de l’enregistrement, indispensable pour donner date certaine à l’appropriation dans le pays d’importation et qui constitue une base de comparaison préceise de la marque importée avec celle qui est déposée dans le pays d’origine.

272. En ce qui concerne la conservation de la marque, le dépôt d'importation joue le rôle qui lui est assigné par la législation des pays où il est effectué. En France il se combine avec l’usage de la manière qui a été exposée dans le chapitre consacré à la législation française. Il faut tenir compte cependant du fait que l’annulation de la marque dans le pays où a été effectué le premier enregistrement interrompt le cours du délai de priorité, qui ne peut être reporté au dépôt second en date que si la marque est susceptible d’appropriation directe dans le pays où il a été effectué, et n’a pas eu be-

soin pour y être acceptée de recourir aux dispositions de l’article 6.

Enfin la marque non conforme à la législation du pays d'importation mais qui a dû y être reçue par application de l’article 6 ne peut être conservée qu’autant que Sa protection subsiste dans le pays d’origine. On ne peut concevoir l’existence d’un tel signe que comme l’accessoire du droit reconnu à son titulaire par sa législation nationale.

Tel est, dans son ensemble, le fonctionnement du dépôt dans le domaine de la Convention d'Union de 1883. L’un des prinqpaux reproches adressés à son mécanisme était sa complication et le maintien de l’obligation au dépôt dans chaque pays d’importation. L’Arrangement de Madrid est intervenu pour apporter dans la matière un grand élément de simplification en admettant l’appropriation de la marque sur tout son territoire par une formalité d’enregistrement générale, succédant au dépôt effectué dans le pays d’origine.

$ 2. — L’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891

(Revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington te ? juin 1911)

273. La Conférence de Madrid, qui a réuni du 1% au 14 avril 1891 les délégués des pays unionistes, a abouti à la rédaction de quatre arrangements. Le seul dont nous avons à nous occuper, le second, devenu exécutoire en France le 15 juillet 1892, réunit

actuellement treize Etats (1) et vise l’enregistrement international des marques de fabrique. Il réalise un grand pas dans cette voie que les rédacteurs de la Convention de 1883 ont entrevue comme un idéal, l’unité de la marque internationale. Son but est de permettre à ses adhérents qui possèdent une marque enregistrée dans leur pays d’origine d’en réaliser, par un seul second dépôt effectué au Bureau de l’Office national de la propriété industrielle à Berne, l’extension à tous les autres Etats de l’Union restreinte. On saisit immédiatement quelle simplification, quelle économie de temps et d’argent résultent de ces dispositions; un seul second dépôt peut jouer le rôle de douze appropriations successives. S'il est vrai que parmi ces appropriations quelques-unes seront de peu d'intérêt pour le propriétaire de la marque, il n’en faut pas moins noter que l’Arrangement de Madrid, réunit, à l'exception de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, les principales nations commerçantes de l’Europe.

Le mécanisme de l’Arrangement de Madrid est basé sur deux principes: le premier, dérivé de l’idée du statut personnel de la marque, est l’exigence de l’acquisition et du maintien de la protection dans le pays d’origine. Le second, emprunté au contraire à la théorie du statut réel, est le principe du