JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE DES MARQUES DE GRANDE NOTORIETE

La jurisprudence étrangère a été, dans certains pays, beaucoup plus loin que la nôtre dans la protection des marques de grande notoriété. Alors qu’en France, les magistrats se sont, généralement, arrêtés au stade où ils considèrent que la notion de concurrence doit être envisagée entre industries et non plus entre marchandises, aux Etats-Unis et en Allemagne les tribunaux ont fait preuve de plus d’audace.

Une étude de cette jurisprudence a été faite par la «Revue Internationale de la propriété Industrielle et Artistique (1) » qui relate deux articles du « Bulletin

(1) Revue internationale de la Propriété Industrielle et Artistique. Organe de l'Union des Fabriquants pour la protection internationale

€ of the United States Trade-Marks association », où il est question de la «tendance de la jurispru- « dence américaine à assurer, à l’aide d’une exten- «sion de la notion de la concurrence illicite, une € protection large des marques et noms commerciaux « jouissant d'une particulière notoriété ».

Le rédacteur de cette revue écrit :

« Jusqu'à une date récente, les tribunaux subor- « donnaient, invariablement, la reconnaissance du € bien-fondé d'une action en concurrence déloyale € (unfair competition), à la preuve d’un préjudice « causé par un concurrent direct du demandeur, de « l'existence d’une concurrence actuelle entre les deux « maisons ».

Puis, résumant deux arrêts, dont nous parlerons plus longuement, l'auteur de cet article cherche à établir les bases de l’action judiciaire, car, dans les deux cas cités, il n'y avait pas de concurrence directe entre les maisons € on ne pouvait, par conséquent, envisa- « ger la possibilité d’une substition des produits de « l’une aux produits de l'autre ».

« Dans la nouvelle théorie, ajoute-t-il (1), il faut «évidemment qu'une relation soit établie entre un « préjudice possible pour le demandeur et les agis- « sements du défendeur ; mais cette relation, on la «trouve dans l’idée d’une diminution de valeur, pour « le premier, de son nom ou de sa marque, résultant

de la propriété industrielle et la répression de la contrefaçon, op. cit. n° 10 et n° 12 (oct. et déc. 1925), page 91 et suiv. (1) Revue Internationale de Prop. Ind., op. cit., page 91.

« d'un emploi par un tiers pour des produits qui peu- « vent être de qualité inférieure. Il est à noter que « l'on n’exige pas la preuve d’un défaut de qualité ac- « tuelle des produits du défendeur ; on se contentera « d’une simple possibilité dans l'avenir ».

Le but que se sont fixés les tribunaux, dans ces cas, était celui de protéger la valeur de la marque. Or, comment y sont-ils parvenus ? Le commentateur américain de l’un de ces arrêts, celui de l'affaire &« Vogue » nous le dit expressément dans un des « Bulletins of the United States Trade-Marks Association » (1) :

« Si on fait abstraction dans les espèces en question « de toute considération de dépréciation possible de « la marque, il s'agissait pour le tribunal de constater que la valeur de la marque du plaignant dépendait pour une grande part de son caractère unique » (2).

Ainsi, pour conserver à cette valeur tout son caractère, il fallait la rendre unique, par conséquent, essentiellement rare.

Notre thèse trouve donc dans ce commentaire, une justification de la théorie de Walras.

Il nous reste cependant à voir si ce commentaire exprime bien l'idée qui se dégage de l'arrêt en question. Enfin, nous nous demanderons si d’autres décisions

(1) Bulletin of the U. S. Trade-marks association-Editorial office 32 Nassau st. New-York, publié mensuellement pour l'information des membres de l'association, et fondé depuis 1887, n° de février 1925.

(2) Bulletin of Trade-marks, cité févr. 1925, page 30 « The va-

lue of the plaintiffs symbol depended in large part upon its uniqueness. » x

judiciaires n'ont pas créé une jurisprudence sur les mêmes notions de caractère unique, donc de «rareté ». L'arRÈr € VoGuE » est le plus typique de la conception américaine que nous exposons. Il est celui de la Cour d'Appel du 6° circuit du 7 octobre 1924 dans l'affaire &« Vogue Ci* contre Thomas Hudson Ci. » Le demandeur était l'éditeur d’une revue illustrée appelée « Vogue » créée en 1892 et réputée pendant de nombreuses années comme l'arbitre de la mode, en particulier de la mode des chapeaux. Il avait adopté une marque consistant en la lettre capitale V, enfermant un buste de femme et qui est couramment appelée : &« The V girl ». La défenderesse, la Société « Vogue Hat Ci° », était poursuivie pour avoir utilisé, comme marque des chapeaux qu'elle fabrique, une vignette consistant en la lettre capitale V, enfermant une tête de femme portant un chapeau. Les deux vignettes offraient une très grande similitude, mais les deux maisons s’occupant de commerces tout à fait différents, il n'était pas possible de prétendre que, par ces vignettes, elles se faisaient une concurrence déloyale, puisqu'il ne pouvait y avoir concurrence entre elles. C’est ce que décida la Cour qui repoussa la plainte pour autant qu'elle était basée sur une contrefaçon de marque de fabrique quant au mot « Vogue », ce mot étant descriptif lorsqu'il était appliqué à des vétements et à des chapeaux de dames. Mais il n'en est pas de même, déclara-t-elle quant à l'emploi de « The V girl ». La dimension et le style de la lettre, et l'emploi d’un dessin représentant une dame, prouvaient

clairement une intention de copier le symbole des demandeurs, et son emploi continu pouvait indiquer au public que les chapeaux du défendeur étaient, en quelque sorte, approuvés ou patronnés par le demandeur. Néanmoins, en pareil cas, il ne s'agissait pas pour le défendeur de faire passer ses marchandises pour celles du demandeur, puisqu'entre eux il n'y avait aucune concurrence directe.

En effet, la Cour dit, sur ce point :

« Cette règle de la concurrence est généralement « invoquée lorsqu'il y a un réel marché de concur- « rence entre les produits analogues du demandeur et « du défendeur, et, alors, il a été assez naturel d'en « parler comme étant la doctrine de la concurrence € déloyale ; mais il n’y a pas de fétiche dans le mot «concurrence ». La demande en équité repose plus « essentiellement sur la mauvaise foi » (1).

Ainsi, s'il n’y a pas de concurrence possible entre les deux maisons, comment justifier l'intérêt que l’une d'elles a de faire défense à l’autre de se servir de la même marque qu'elle ?

Dans le « Bulletin of Trade-Mark Association » que nous avons déjà signalé, la question est étudiée, assez longuement, et la justification de la décision qui a été prise en faveur de la marque « Vogue » est don-

()«This rule is usually invoked when there is an actual market competition between the analogous products of the plaintiff and the defendant and so it has been natural enough to speak of it as the doctrine of unfair competition; but there is no fetish in the word « competition ». The invocation of equity rests more vitally upon the unfairness. » V. Bulletin of Trade-marks, op. cit., décembre 1924, p.293.

née par l'auteur de cet article dela manière suivante (1), avant de conclure, comme nous l'avons vu, qu'il s'agissait avant tout de rendre l'usage d'une marque absolument exclusif pour en protéger toute la valeur.

Le but poursuivi par le Tribunal, explique-t-il, est, dans ce cas, d'éviter que la réputation de la marque ne vienne à être diminuée par l'emploi qu’en fait une seconde maison. Il doit se demander si la façon d'agir de cette maison-ci ne tend pas à diminuer la valeur de cette marque, si elle n’en détourne pas en tout cas la valeur à son profit et sans eftort de sa part, puisqu'elle s'empare d’une marque déjà connue. D'autre part, la maison qui se plaint de cet acte trouve-t-elle de ce fait sa situation amoiïindrie au profit de l’autre maison ?

Il se peut, en effet, que les atteintes qui sont portées à cette marque ne soient pas réalisées actuellement, mais elles peuvent l'être dans l'avenir, sous trois formes que le rédacteur du « Bulletin of Trade-marks Association » énumère (2) : “4

€ Il y a trois façons principales, dit-il, par lesquelles « B.. frabricant ou commerçant peut, en se servant « d’une marque similaire à celle de A.., causer pré- « judice à A..:

«1° Si B.. indique au public que ses produits sont « ceux de A. Dans ce cas il peut obtenir une vente « dont A.. eut sans cela bénéficié ».

@) V. « Bulletin of Trade-marks Association » déjà cité. Févr. 1925, p. 30.

(2) V. Bulletin of Trade-marks, op. cit., févr. 1925, p. 24.

(La doctrine courante de la concurrence déloyale peut interdire cette confusion, mais elle se trouve insuffisante dans les deux autres cas énumérés).

« 2 Dans le cas où la manière d'agir de B. peut « causer la dépréciation des produits de A. » (C'est « celui de l'affaire « Vogue » décrite ci-dessus).

« 3° Dans celui où A. étant déjà très connu du « public peut, d'office, chercher à étendre son affaire « dans d’autres branches de produits, ou dans des « localités où il n'avait pas travaillé encore. Dans ce « cas, B. peut lui causer un préjudice en s'opposant, € par l'emploi d'une même marque, au développement « de cette affaire (1) ».

Depuis l'époque où cette question a été discutée, la jurisprudence américaine s’est fixée peu à peu dans ses premières tendances et nous pouvons maintenant dire, en toute sûreté, que les tribunaux américains essaient de plus en plus, quoique pas toujours avec succès, d'empêcher l'emploi illégitime d’une marque de fabrique créée par une maison, quand cette marque est utilisée par une autre maison, dans le but de profiter de la réputation établie par l'usager original. C'est ce que confirme la jurisprudence qu'a bien voulu nous indiquer M. Hugo Mock, avocat à New-York (2).

(1) A remarquer que les cas précités de dommages possibles entre deux maisons non concurrentes employant la même marque, sont les mêmes que ceux que nous avons énumérés concernant les ensei-

gnes (n° 47). (2) V. notre note en bas de notre page 129, +

Nous tenons à remercier ici M. Hugo Mock d’avoir bien voulu

rechercher et nous adresser cette jurisprudence en la commentant.

Parmi tous les jugements qui ont été publiés sur ce sujet, l'un d'eux est certainement aussi typique que celui concernant « Vogue »; c’est celui que signale le Bulletin of Trade-marks Association de 1924 déjà cité.

Il s'agissait de la marque Rozzs-Roÿce, appartenant à la fabrique de voitures automobiles, qui se plaignait que son nom ait été pris par une fabrique d'appareils de télégraphie sans fil (radio-tubes). La Cour du district de New-Jersey dans son arrêt du 6 octobre 1924, a donné satisfaction à la société Rolls- Royce en déclarant que :

« Le défenseur a pris pour lui-même et pour son « propre usage un nom célèbre (Rolls-Royce). Il s’est « lancé à corps perdu et il a pris ce nom sans « rime « ni raison », un nom qui est pour le monde entier « synonyme de qualité & extra » (2).

Sans doute la jurisprudence américaine n'a pas toujours été aussi loin dans ses décisions. Sans doute, nous fait remarquer M. Hugo Mock, « le jugement « Rolls-Royce est particulier à ce sujet, parce que la « combinaison des mots (Rolls-Royce » est tout à fait «unique et caractéristique. Si dans cette affaire la « marque avait été un mot. qui aurait été employé «aussi par d'autres, même pour des marchandises

« différentes, c'est-à-dire si cela avait été une marque

(2) V. Bulletin of Trade-marck Association, 1924, p. 118. « The « defendant has taken unto himself and for his awn use a glitte- « ring name. He has dipped right into things and he has taken the. « name without any «rime or reason » — the name that stands

« before all the word as the synonym for ultra quality ».

«telle que « Phœnix », & Lion ». ou autres analo- «gues, une protection aussi large que celle qui a été « accordée dans l'affaire « Rolls-Royce » n'aurait pas « été donnée ».

Tout dépend donc des circonstances, et le juge doit, avant tout, tenir compte de la situation de la marque. Car nous écrit encore très judicieusement M. Mock à ce sujet :

« L'évolution de la loi sur les marques est in- « fluencée aux Etats-Unis par le fait que les fabri- & cants ont tendance à agrandir leur domaine d'opé- « ration. L'ancienne économie politique n'envisageait « pas des sociétés, telles que la General Electric Com- « pany, qui peut vendre de tout, depuis des locomo- &tives électriques jusqu'à des petites lampes pour «arbres de Noël qui coûtent deux ou trois cents la « pièce, ou bien des gigantesques organisations de « commerce comme Sears Roebuck et Ci, qui com- « prennent dans leur domaine d'opérations la vente « de presque tout ce qui peut être transporté, ÿ com- « pris des maisons, des pianos, des groupes électro- « gènes, jusqu'à des sucres d'orge de deux sous ».

Ne sont-ce pas là les motifs économiques qui justifient la nouvelle jurisprudence, que nous avons rapidement parcourue ? Ne pouvons-nous pas conclure, une fois de plus, que la législation des marques doit se conformer à l'évolution du milieu économique dont elle subit l'influence, et que le magistrat a tout intérêt à se rappeler, dans ces conditions, que la valeur première donnée à une marque a été acquise

grâce à l'intervention du législateur, lorsque celui-ci a permis de rendre rare un signe distinctif qui, par nature, ne l'est pas ?

La marque ne doit-elle pas, dès lors, conserver sa valeur par les mêmes moyens que ceux qui ont été employés par le législateur pour la lui donner ?

Nous nous limiterons aux exemples que nous venons d'indiquer parce qu'ils nous paraissent capables, par eux-mêmes, de prouver la portée pratique de notre étude. Nous donnons en note (1) les arrêts américains que nous a indiqués M. Hugo Mock, ainsi que la référence du jugement allemand concernant la marque « Odol » (2) également caractéristique de

(1) Une affaire plus ancienne que le procès Rolls-Royce est : Aunt Jemina Mill Cic contre Rigney et Cie (247 Fed. 407) où il est prétendu que la farine à crêpes levant d'elle-même, est un article de mêmes propriétés descriptives que le « table syrup » (sorte de sirop épais de mélasse raffinée, doré). Dans la pratique du droit en U. S. A. ce jugement ne serait pas considéré comme exagéré car les articles des deux parties étaient de la classe des aliments :

V. aussi : Yale et Towne Mfg Cie, contre Yale Electric Corp. (12 Fed. (2d). 183) jugée le 5 avril 1926. La Cour d’Appel du district de Columbia a considéré que les propriétaires du mot « Yale » pour les serrures et clefs, avaient le droit d'empêcher le dépôt de la marque « Yale » pour des batteries électriques et des dispositifs d'illumination pour arbres de Noël. na

Egalement voir : le procès de Duro Cie contre Duro Cie (27 Fed. (2)), jugé par la Cour d'Appel Ambulante, 3 Circuit, 20 juin 1928, où une Société qui avait développé une grande affaire dans l'emploi de « Duro » pour les moteurs à combustion interne a été autorisée à empêcher le défendeur d'employer le mot « Duro » pour les bougies de moteurs.

(2) Jugement du Langerichts d'Elbergeld du 11 sept. 1924, publié par Mackenschutz und Wetthewerb année 1924/25, page 93.

la théorie que nous soutenons. Enfin il faut noter la décision du ministère fédéral du Commerce d'Autriche ordonnant la radiation de l'enregistrement de la marque 4711 pour tricotages, bas, etc... en raison de la grande notoriété de la marque de parfumerie 4711, devenue la dénomination même de la Maison (1).

S'il nous fallait démontrer, dans les autres domaines de la « propriété industrielle », c’est-à-dire dans celui du brevet d'invention ou dans celui des modèles et dessins de fabrique, l'existence de ces mêmes notions de valeur et de rareté, nous répondrions que rien n'est plus aisé, par l'étude même des législations qui les concernent. Mais, à leur sujet, nous ne trouverions pas, sans doute, ces conditions spéciales que nous avons rencontrées pour les marques de fabrique ou pour les dénominations-enseignes. Celles-ci étaient susceptibles de perdre leur valeur du fait de leur notoriété; il nous importait, donc, de connaître comment le magistrat pouvait et devait la leur conserver. C'est pourquoi nous nous sommes, surtout, attachés à leur étude.

(1) Ministère Fédéral du Commerce d'Autriche, 26 juillet 1926 et 19 janvier 1927. Décisions rapportées dans : Osterreichisches Patentblatt, 1926, p. 144, et 1927, p. 97. |