Quid du premier usage à Tétranger? — La loi

ni la jurisprudence ne font aucune exception lorsque le premier usage de la marque a eu lieu à l'étranger. II serait cependant excessif d'en conclure que celui qui aurait fait usage de la même marque au Brésil ou dans quelque lointaine colonie, antérieurement au dépôt en Suisse, puisse venir contester à l'industriel suisse les droits qui découlent pour lui de l'enregistrement de sa marque. On ne peut pas obliger les industriels suisses à connaître toutes les marques qui sont employées dans l'univers. C'est du reste l'opinion à laquelle se rattachent la jurisprudence et les auteurs français qui ne considèrent pas l'usage en pays étranger comme suffisant pour infirmer le dépôt opéré en France par un Français ^.

Mais si tel est le principe, celui-ci comporte une importante exception : il va de soi que tout usage dans le pays, ou tout dépôt, qui ne serait fondé que sur une usurpation d'un signe déjà employé à l'étranger, ne saurait constituer aucun droit au profit de celui qui a le premier fait usage de la marque en Suisse. Cette distinction n'est que l'application littérale des principes développés par la jurisprudence fédé-

* Pouillet 24 et 24 bis, PaUilIe et Bozérian, cités.

DE l'enregistrement. 227

raie que nous avons citée dans les paragraphes précédents. Ce qui crée le droit à la marque, c'est le premier usage, mais le premier usage légitime seulement. Or l'usage d'une marque fait à l'encontre des droits d'un étranger, avec fraude ou mauvaise foi ne peut être considéré comme légitime ni devenir en aucune mesure le fondement de l'acquisition d'un droit. C'est là un principe de bonne foi qui domine la question et en régit la solution.

L'hypothèse que nous envisageons se présentera du reste bien rarement sans mauvaise foi. Il faudrait une circonstance exceptionnelle pour qu'un industriel suisse conçoive une marque semblable ou identique à une marque déjà précédemment employée à l'étranger, et qu'il ignore absolument ; le domaine des signes figuratifs, et même celui des dénominations de fantaisie, est si riche, la combinaison des figures et des mots est si infiniment variée suivant les caprices et les originalités des commerçants, qu'il semble bien invraisemblable qu'un industriel suisse puisse en toute bonne foi combiner un signe ou inventer une dénomination qui aurait déjà été appropriée à l'étranger. Toutefois le cas peut se présenter; il peut y avoir une analogie plus ou moins lointaine et toute de hasard entre deux marques, aussi convient-il de réserver à celui qui a fait le premier usage de la marque en Suisse le bénéfice de sa bonne foi. Mais qu'on ne s'y trompe pas : le développement du trafic international a pris aujourd'hui une telle extension, les produits dont la marque vaut la peine d'être usurpée sont si fiévreusement poussés sur tous les marchés et si bien connus des industriels qui fabriquent des produits similaires, qu'il sera rare qu'une marque de quelque valeur soit inconnue dans notre pays. 11 y a là une sorte de présomption de fraude à l'encontre de l'industriel indigène qui se prévaudra du premier usage de sa marque en Suisse; mais cette présomption ne suffira pas encore ; il incombera à l'industriel étranger d'établir à satis-

a 28 GHAPimE lY.

faction de droit que cet usage était frauduleux et illégitime et qu'il est dès lors sans valeur juridique.

140. L'enregistrement constitue-t-il une preuve de la validité d'une marque aux yeux de la loi ? *- Lorsqu'une marque enregistrée ne répond pas aux caractères exigés par la loi pour sa validité et que cette exception est opposée au cours d'une poursuite en contrefaçon, le déposant ne manque jamais d'alléguer que sa marque ayant été enregistrée, il en résulte qu'elle a été reconnue comme satisfaisant au vœu de la loi. Cette argumentation est vicieuse ; nous verrons en effet que la loi fédérale a institué un contrôle administratif des marques proposées à l'enregistrement, mais que la décision du Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle ne lie en aucune mesure le juge, lequel apprécie toujours souverainement les caractères de validité d'une marque.

141. Jurisprudence. — 1^ L'enregistrement ne signifie rien quant à la validité des marques déposées, les tribunaux restant entièrement libres pour apprécier si une marque revêt en tout ou en partie les caractères requis par la loi pour bénéficier de la protection légale. (Trib. féd. 27 décembre 1893, aff. Knorr, R. O., t. XIX, p. 701, cons. 4-)

2° L'enregistrement ne crée même pas une présomption à cet égard. (Trib. féd. 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, R. O,, t. VIII, p. io4, cons. 5.)

3^ Le fait que le Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle ait procédé sans opposition à l'enregistrement d'une marque est sans importance au point de vue du droit de son titulaire à se servir de cette marque. En effet, bien qu'il incombe au dit Bureau fédéral d'examiner d'une manière générale si les marques, dont l'inscription au registre est requise, sont conformes aux prescriptions de la loi, la décision de cette autorité sur l'admission d'une marque au dépôt et à l'enregistrement n'a pas d'autre signification

DE L ENREGISTREMENT. 22g

que celle d'une enquête administrative préalable et provisoire, qui ne saurait lier le ju^e en cas de procès civil sur le droit à la marque en question. (Trib. féd. a 3 février iSgB, Reyboubet c. Longet, Sem. jud. 1896, p. 2i4j cons. 3.) V. encore Trib. féd. 3o octobre 1884, Burrus c. Trueb, R. O., t. X, p. 55o, cons. 3.

142. Quel est l'effet du dépôt pour les marques étrangères? — Il a été jugé dans le même sens en ce qui concerne les marques étrangères que le fait de leur enregistrement en Suisse en vertu de l'article 6 de la Convention internationale du 20 mars i883 n'a pas plus d'importance que le fait du dépôt d'une marque suisse en Suisse. Le juge apprécie librement malgré le dépôt si la marque en litige appartient en totalité ou en partie au domaine public et si elle constitue une contrefaçon ou une imitation d'une autre marque déposée ^ (Trib. féd. 10 octobre 1896, Grézier c. Bonnet et G*% R. O., t. XXII, p. i io5, cons. 3.)

L'enregistrement a cependant en ce qui concerne les marques étrangères une importance particulière. Nous verrons en effet qu'en vertu des articles 7 et i4 de la loi du a 6 septembre 1890, le Bureau fédéral doit refuser l'enregistrement des marques étrangères requis par des industriels et des commerçants établis dans des Etats qui n'accordent pas aux Suisses la réciprocité de traitement. Lors donc qu'une marque étrangère est proposée à l'enregistrement, le Bureau fédéral doit statuer sur la question de la réciprocité, et l'enregistrement n'est inscrit que lorsqu'il a été justifié de l'existence de cette condition. Le Tribunal fédéral a jugé en application de ces dispositions que le seul fait de l'enregistreaient en Suisse fait foi jusqu'à preuve contraire de Texis-

^ Nous rappelons ici qu'en vertu de Tarticle 6 de la Convention internationale, la validité d'une marque étrangère en Suisse ne peut pas être discutée quant à ses éléments constitutifs, sous prétexte que ceux-ci seraient impropres à consUtuer une marque valable aux yeux de la loi suisse.

aSo CHAPITRE IV.

lence des conditions exigées par l'article 7. (Trib. féd. 7 décembre 1895, Walbaum, Luling, Goulden el C* c. Hahn, R. O., l. XXI, p. io56, cons. 4-)

Section IV.

Des formes du dépôt

143. Dispositions légales en vigueur. — La loi fédérale règle dans ses articles 12 et suivants, complétés par les articles i à 3 du règlement d'exécution les formes dans lesquelles doit s'opérer le dépôt d'une marque.

Prenons cette procédure dès son origine. Voyons d'abord à qui on adresse la demande de dépôt; nous étudierons ensuite sous quelle forme cette demande doit être présentée, quelles sont les exceptions que l'autorité administrative peut y opposer, dans quelle mesure ces exceptions empêchent le dépôt, et, une fois ce dernier régulièrement effectué, quels en sont les effets quant à sa durée.

144. Le Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle, son organisation, son fonctionnement. — L'enregistrement des marques se fait au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle à Berne.

Ce Bureau, institué par la loi du 19 décembre 1879, a successivement dépendu de différents Départements. Il a commencé par être rattaché au Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture; il a été placé ensuite sous le contrôle du Département des Affaires étrangères, pour être enfin rattaché dès le i®** janvier 1896 au Département fédéral de Justice et de Police.

En même temps les compétences de ce Bureau s'accroissaient avec l'élaboration de nouvelles lois fédérales. Gréé d'abord en 1879 sous le nom de Bureau fédéral pour les

DES FORMES DU DEPOT. âSl

marques de fabrique, il a vu successivement rentrer dans ses attributions l'enregistrement des œuvres littéraires et artistiques (loi fédérale du 28 avril i883), celui des brevets (loi fédérale du 29 juin 1888), et enfin celui des dessins et modèles industriels (loi fédérale du 21 décembre 1888).

Le Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle se compose d'un directeur, d'un adjoint administratif, d'un adjoint technique, d'un regfistrateur-caissier et de plusieurs techniciens, contrôleurs et commis. Il est désigné dans le texte français de la loi du 26 septembre 1890 sous le nom d'f Office fédéral. »

La principale fonction du Bureau fédéral, en ce qui concerne les marques de fabrique, consiste dans la tenue d'un registre central dans lequel sont inscrites toutes les marques déposées en Suisse, par ordre chronologique, au fur et à mesure de la régularisation des demandes d'enregistrement. Toutes les transmissions, modifications, radiations ou renouvellements de marques doivent aussi figurer dans ce registre.

La loi de 1879 exigeait que ce registre fût tenu en double; la loi de 1890 a aboli cette formalité inutile; toutes les marques enregistrées étant publiées dans la Feuille offi-cielle suisse du commerce, il serait facile de reconstituer le registre dans le cas où quelque accident viendrait à le faire disparaître.

Outre la publication officielle de chaque marque après son enregistrement, faite par les soins du Bureau fédéral, celui-ci publie au commencement de chaque année des renseignements statistiques sur ses opérations pendant l'année précédente; on y trouve le nombre des marques enregistrées, radiées, transmises, renouvelées, etc.

Le Bureau fédéral est enfin à la disposition du public pour lui fournir tous les renseignements qui rentrent dans sa compétence, c'est-à-dire tous les renseignements d'ordre administratif; toutes les questions juridiques relatives aux

aSa CHAPITRE IV.

marques de fabrique sont du ressort des tribunaux, et le Bureau fédéral se maintient avec la plus grande réserve dans la limite de ses attributions.

145. Formalités pour obtenir renregi8ti«iient d*un marque. — Pour opérer le dépôt régulier d'une marque, il faut adresser au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle â Berne une demande d'enregistremeni suivant formulaire ci-contre en deux exemplaires.

Ces formulaires, qui sont délivrés gratuitement par le Bureau fédéral, portent d'un côté la demande d'enreg^istrement, énonçant le nom du déposant, sa profession, son domicile, l'indication de la marchandise à laquelle la marque est destinée et les observations éventuelles. Cette demande est signée du déposant ou de son mandataire ^.

A propos de Tindication usuelle de la marchandise à laquelle la marque est destinée, il est nn conseil de la plus haute importance pratique a donner à ceux qui déposent comme marques des dénominations de fantaisie.

Nous avons vu précédemment (siJ^MXi n^ 61) que la nouvelle loi fédérale de 1890 protège les dénominations de fantaisie, c'est-à-dire la désignation arbitraire d'un produit, mais non les désignations usuelles et nécessaires sous lesquelles un produit est généralement connu du public. Celui qui dépose comme marque une dénomination de fantaisie devra donc bien prendre garde de créer et de maintenir une différence nettement accusée entre la dénomination arbitraire qu'il a donnée à son produit et la dénomination usuelle des produits similaires. A cet effet il devra éviter soigneusement de faire figurer la dénomination de fantaisie dans la rubrique des demandes d'enregistrement réservée à la désignation usuelle des produits ; par exemple, il évitera, en déposant la marque Antipyrine, d'indiquer qu'elle est destinée à une

rie d'enregistreimnL CONFÉDÉRATION SUISSE

9fl» en deux exemplaires.)

MARQUES

Le soussigné

exerçant [a profession d

doniicilîé à pays

transmet an bureau fédéral de la propriété intellectuelle la présente

demande d'enregistrement d'une marque, dont il déclare être le propriétaire.. légitime ^ et qui est destinée à être appliquée sur les produits ou

marchandises suivants ou sur leur emballage :

Renouvellement , , . . * o •

= ; — ; de la marque enrefnstrée en Suisse sous no au

Transmission ^ ^^

nom de , „..

Observations éventuelles :

(Signature da déposant on de ion mandataire :) (Lien et date :)

U iéftuii : ..-

Le nuéttain

(Le BoMiNii » nno éolt ètn nnyli, iaté it lipé ptr Il dépOM&t)

AttestatioD da burean fédéral de la propriété lotelleetuelle.

Publication de la marque.

Marque n«

Date du dépôt régulier et de l'enregistrement : „

Date de la publication :

Berne, le „ i8g ...

Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

espèce ou à une dose particulière d'antipyrine. Ce serait faire la part trop belle aux contrefacteurs qui argueront ensuite du caractère gpénérique de la dénomination.

Au-dessous de la demande d'enreg^istrement, et sur la même page est réservée une demi-page blanche ; c'est là qu'aussitôt après la publication de la marque, le Bureau fédéral collera sur chacun des deux formulaires de la demande d'enregistrement un exemplaire de la publication officielle. Chaque formulaire sera ensuite revêtu de la signature du Bureau fédéral et de son timbre, appliqué de telle façon qu'il couvre en partie la marque et en partie le formulaire sur lequel elle est collée, pour rendre impossible toute substitution, (article 19 du règlement). Un des exemplaires du formulaire ainsi timbré et paraphé est renvoyé au déposant pour lui servir de certificat de dépôt; c'est son titre. L'autre reste au Bureau fédéral où il est annexé au dossier de la marque.

146. Langue. — Les demandes d'enregistrement doivent être rédigées dans une des trois langues nationales. Les pièces concernant une marque qui, comme nous allons le voir, doivent être jointes à la demande d'enregistrement, seront écrites dans la môme langue que cette dernière, ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, officiellement attestée conforme.

D'autre part, en vertu d'une disposition spéciale prévue à l'article 1 2 de la loi, le dépôt et l'enregistrement en une seule langue d'une marque accompagnée d'un texte en plusieurs langues suffisent pour assurer la protection de cette marque contre l'emploi par des tiers dans une autre langue, pourvu que l'impression générale produite par la marque ne soit pas altérée par l'emploi des différents textes.

La loi du 19 décembre 1879 ^^ contenait pas de disposition expresse sur ce point; aussi dans son rapport de gestion de i883 {Feuille féd, 1884, vol. II, p. 22^), le Con-

seil fédéral rapportait-ii déjà que la question suivante avait été soulevée : une marque se composant d'un dessin proprement dit et d'un texte n'est-elle protégée, prise dans son ensemble, que dans la langue dans laquelle elle a été déposée, ou au contraire ce dépôt est-il efficace pour empêcher tout emploi de la marque par un tiers même avec le texte traduit dans une autre langue? Le Conseil fédéral avait émis en i883 l'avis que le dépôt dans une seule langue suffisait, mais il a estimé nécessaire d'insérer à cet égard dans son projet de 1886 la disposition que nous analysons, afin de lever tous les doutes et d'épargner aux industriels timorés les frais de dépôts multiples. (V. par exemple les n^ 1272 à 1276 du registre des marques suisses.)

147. Mandataire. — Lorsque le déposant est représenté par un mandataire, ce dernier doit être muni de pouvoirs écrits spéciaux pour chaque acte à accomplir, tel que dépôt, renouvellement, transmission, à moins que la procuration primitive n'ait conféré des pouvoirs généraux devant déployer leurs effets durant toute la durée de la protection de la marque qu'ils concernent. La procuration devra être explicite à cet égard sinon elle ne vaut que comme pouvoir spécial pour l'acte qui y est énoncé.

Ni la signature du déposant ni celle de son mandataire ne sont, pour les demandes d'enregistrement ou pour les procurations, soumises à l'obligation de la légalisation. Nationaux et étrangers sont traités sur le même pied à cet égard.

L'article 24 du règlement d'exécution prévoit contre les mandataires dont la manière d'agir vis-à-vis du Bureau ou du public aurait donné lieu à des plaintes sérieuses, des mesures disciplinaires prises par le Bureau avec l'autorisation du Département dont il dépend. Ces mesures sont enregistrées au Bureau fédéral et publiées, sans indication des motifs, dans l'organe officiel désigné à cet effet.

148. Pièces à joindre à la demande d'enregistrement. — Au verso de la demande d'enreg-istrement figure le bordereau des pièces qui doivent être jointes à ce document.

Ce sont :

I ^ Lta marque ou sa reproduction eœacte, collée sur une feuille de papier blanc de grand format avec date et signature en deux exemplaires comme la demande d'enregistrement. Cette reproduction de la marque s'obtient par l'empreinte du cliché, lequel forme la seconde pièce à joindre à la demande d'enregistrement.

%^ Le cliché de la marque telle qu'elle est revendiquée. C'est là la pièce principale. Ces clichés sont ordinairement obtenus par des procédés chimiques, au moyen d'acides agissant sur une surface de bois ou de zinc (zincogravure). Il suffit qu'ils reproduisent la figure linéaire de la marque, abstraction faite de la couleur. Ils sont en effet uniquement destinés à la reproduction typographique de la marque sans couleur dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans le Recueil annuel des marques y publié par le Bureau fédéral.

Dès que ces publications ont été faites, le cliché est retourné au déposant; il ne reste pas au Bureau fédérai, aussi devra-t-il lui être retourné chaque fois que la marque sera l'objet d'une nouvelle publication, pour une modifica-* tion, une transmission ou un renouvellement, (article 18 du règlement d'exécution).

Les dimensions obligatoires du cliché sont les suivantes : côtés de la face gravée, minimum i5 mm., maximum 100 mm., épaisseur â4 mm.

3^ La taœe d'enregistrement doit être jointe à la demande. Elle est de vingt francs. Si elle n'est pas payée personnellement par le déposant, elle doit être adressée au Bureau fédéral exclusivement par mandat postal. Dans les deux cas il est délivré un reçu.

A côté des pièces qui précèdent, dont Futilité est exclusivement d'ordre administratif, il faut ajouter celles requises pour justifier de l'existence des conditions exigpées par l'article 7 de la loi, conditions qui touchent au fond même du droit de requérir l'enregistrement.

Ces pièces varient suivant la qualité des déposants, qui sont divisés à cet égard en quatre classes. Ces pièces sont :

4^ cl) Pour les industriels et autres producteurs ayant le siège de leur production en Suisse, et pour les commerçants qui y possèdent une raison de commerce régulièrement établie, une déclaration de date récente, délivrée par le bureau du registre du commerce compétent, énumérant les indications actuellement valables figurant au registre du commerce. Le Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle délivre à cet effet des formulaires spéciaux contenant les diverses rubriques d'une inscription au registre du commerce. Ces rubriques doivent être remplies par le bureau compétent du registre du commerce et non par les déposants eux-mêmes.

Nous reproduisons ici un exemplaire de ces formulaires afin d'illustrer autant que faire se peut cette énumération, forcément aride, des pièces requises en vue de l'enregistrement (p. 239).

Pour les personnes qui ne sont pas soumises à rinscri()tion au registre du commerce ^, il leur suffira de produire une pièce de date récente, délivrée par l'autorité compétente de leur domicile, mentionnant leurs nom et prénoms exacts, et attestant qu'elles ont dans la localité leur domicile régulier.

La loi ni le règlement ne contiennent aucune prescription touchant la détermination de l'autorité compétente pour délivrer un certificat de domicile. Le Bureau fédéral accepte

' Art. SÔ5, C. 0., article i3 du règlement du Conseil fédéral du 6 mai i8go, et circulaire explicative du 11 juillet 1890.

toutes les attestations délivrées par une autorité municipale paraissant présenter le caractère officiel nécessaire telle que maires, syndics, présidents de commune, secrétaires municipaux, officiers de police, etc. Le Bureau accepte aussi en ce qui concerne l'étranger les attestations émanant de consuls ou de notaires.

La légalisation de la signature du préposé au registre du commerce ou de l'autorité qui a délivré le certificat de domicile n'est pas requise.

Si un déposant requiert simultanément l'enregistrement de plusieurs marques, une seule attestation de l'inscription au registre du commerce ou de l'autorité compétente suffira. Si au contraire les marques sont déposées à des dates différentes, il faudra pour chaque dépôt une nouvelle attestation.

b) Pour les industriels, producteurs et commerçants, établis dans les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement, ils auront à fournir la preuve qu'ils ont dans le dit Etat leur établissement régulier et que leurs marques y sont protégées.

Les industriels établis à l'étranger ont ainsi une triple justification à fournir : celle de l'existence de la réciprocité, celle de leur établissement régulier et celle de la protection de leur marque dans le pays où ils exercent leur industrie.

Quelles sont les pièces nécessaires pour justifier de l'accomplissement de ces conditions?

En ce qui concerne tout d'abord la réciprocité, nous verrons dans notre chapitre du droit international que la loi fédérale n'exige pas la réciprocité diplomatique, c'est-à-dire basée sur une convention internationale; il suffit de la réciprocité légale résultant des dispositions de la loi étrangère. Si donc il existe un traité avec le pays étranger, cet acte diplomatique suffit pour assurer la réciprocité, il n'y a qu'à