AVIS CONFIDENTIEL
Marque .
Le présent avis confidentiel vous est adressé pour le motif mentionné d*autre part sous lettre
Ensuite de cet avis, vous êtes invité à nous faire connaître, dans !• délai d'âne Minaine dès au}ourd'hui, si vous désirez maintenir, modifier ou abandonner votre demande.
Si vous maintenez ou si vous abandonnez la demande d'enregistrement, nous n'accepterons qu'un avis pur et simple dans ce sens, le bureau se refusant à apprécier les causes de votre détermination, ou à tenir compte d'aucune restriction.
Nous vous remettons, ci-joint^ un formulaire de déclaration que vous aurez à utiliser pour votre réponse.
Si vous ne répondez pas dans le délai sus-mentionné, il sera procédé à Tenregistrement de la marque à vos risques et périls.
Bernef\e
Bnraau fédéral de la pNprléU intallaetttaUa.
Annexe :
Un formulaire de déclaration.
Le bureau déduira de la taxe d^enregistrement une somme de 5 fr. par marque pour le retour des pièces des demandas retirées.
Motifs qii donnent lien A un avis confidentiel.
A. Analogies. — Conformément à Tarticle 1 2 du règlement, nous signalons à votre attention les marques suivantes :
lO
ArUcie 10 de la loi sur les marcmes, etc. : La marque radiée ne peut être valablement déposée par un tiers, pour les mêmes produits ou marchandises, qu^après Pexpiration de cinq années à partir de la radiation.
Bien qu« l« bureau n'ait auoune obligation à cet égard, nous croyons devoir
vous rappeler ce qui suit :
B. ArmoirieSy etc. — D'après les articles 3 et 14) 2^ de la loi sur les mar-
ques, etc., les armoiries publiques et tous autres signes devant être considérés comme propriété d'un Etat ou propriété publique, qui figurent sur les marques des particuliers, ne peuvent être Tobjet de la protection légale. Les marques de cette catégorie, qui ont été enregistrées par erreur, peuvent être radiées d'office, ensuite d'une décision du département fédéral compétent.
C. Récompenses industrielles. — Les articles 22 et 28 de la loi sur les
marques, etc., prescrivent que celui qui fait usage de distinctions honorifiques doit en indiquer la date et la nature (médaille d'or, d'argent et de bronze, mention honorable, etc.), ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les a obtenues. S'il s'agit d'une distinction décernée h une exposition collective, il doit en être fait mention. Enfin il est interdit d'apposer des mentions de récompenses industrielles sur des produits n'ofiPrant aucun rapport avec ceux qui ont obtenu la distinction.
D. Dénominations usuelles des produits. — Les personnes qui font
figurer dans leurs marques la dénomination courante d'un produit (ainsi : vin, savon, macaroni, bougie) ne peuvent se prévaloir de ce fait pour interdire à d'autres Tusage de ladite dénomination.
Ao Bareai fédérai de ii propriété iileiieetielle à lene.
MARQUES
Déclaration touchant le maintien, la modification ou l'abandon
d'une demande d'enregistrement
En réponse à l'avis confidentiel du bureau, en date du
nous déclarons vouloir . • la demande d'enregistrement
de la marque reproduite plus bas.
(Liea et date)
(Signalnre)
* Écrire limplement : maintenir, mcMlifier on abandonner.
Reproduction de la marque
DES FORMES DU DÉpÔT. 247
mémoire, que dans ces deux derniers cas, non seulement Tenreg-îstrement doit être refusé, mais le Département fédéral compétent peut ordonner d'office la radiation de marques semblables qui auraient été enregistrées par erreur, (article i4, 2** de la loi fédérale).
4° Lorsque l'enregistrement de la même marque est requis concurremment par plusieurs personnes, il doit être refusé jusqu'au moment où l'une d'elles produira une renonciation, dûment certifiée, de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée.
L'expression c une renonciation dûment certifiée » manque de précision. Il faut entendre par là une renonciation dressée par un notaire ou munie de la signature légalisée de la personne qui renonce à l'enregistrement de la marque en litige.
Si une entente amiable n'intervient pas, il appartiendra à la partie la plus diligente de se pourvoir devant les tribunaux pour faire prononcer sur les droits respectifs des concurrents.
5^ L'enregistrement doit être refusé lorsque la marque porte une indication de provenance évidemment fausse. Le règlement a ajouté à cette disposition de la loi (article i3, 5** du règlement) que le dépôt est cependant admissible lorsque la fausse indication de provenance est accompagnée d'une mention, également apparente, de la raison de commerce et de l'adresse de l'établissement du déposant, auquel cas l'indication de provenance n'est plus t évidemment fausse. 9
11 va de soi que cette disposition ne s'applique pas aux désignations de produits ayant un caractère générique ou constituant une dénomination de fantaisie, comme l'eau de Cologne, l'eau de Palmi/re, la liqueur du Mont-CarmeL etc.
Enfin les deux derniers cas autorisant le Bureau fédéral à refuser l'enregistrement sont :
3^8 CBAPrmk
6" Lorsque la marque porte ui
live, imitée ou contrefaite.
7" Lorsque le déposant n'étabi lindions honorifiques indiquées d
L'énumération qui précède < fédéral ne pourrait en aucun cas re^stremenl en dehors des cas sti
152. Notification relative 1 Lorsque le Bureau fédéral remarc signale au déposant en lui accord dès la date du premier envoi au I demande. (V. le formulaire ci-c lient pas compte de cell£ notificat imparti, le Bureau refuse Tenreg retourne toutes les pièces qu'il a prélevant une taxe de 5 francs pai
153. Recours conbx le refi L'article i5 du règ:lement dtspc Bureau fédéral refuse l'enregisti déposant peut recourir contre et péremptoire de trois mois au Dé{ décision du Bureau est maintei porté durant un nouveau délai devant le Conseil fédéral, qui déc
154. Admission de la der figurent dans le registre. — I aux exigences lé^les et que te mentaires ont été accomplies, le l'inscription de la marque dans risques du requérant.
Ce registre contient les mentio 1" Le numéro d'ordre de la m.
Les marques sont enregistrée
dépôts, et chacune prend son numi
tion.
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
MARQUES
Notification relative aux causes de rejet.
Marque
Nous vous invitons à régulariser le dépôt de la marque que vous nous avez transmise le en nous adressant :
S'il n'est pas tenu compte de cette notification d'ici au le bureau refusera l'enregistrement de la marque et retournera, en prélevant une taxe de 5 fr. par marque, toutes les pièces, etc., encore en ses mains.
Berne, le
Biireaii fédéral de la propriété intellectuelle. Annexes :
2 5o CHAPITRE IV.
2° Le jour et l'heure du dépôt rég^ulîer et de Tenregistrement.
Lorsqu'un dépôt a été fait d'une façon irrégiilière et que le déposant a été invité par le Bureau à le compléter, le dépôt ne prend date que du jour où tous les documents étant réunis entre les mains du Bureau, le dépôt est devenu régpulier.
3^ Le jour de la publication et le numéro de l'organe {Feuille officielle suisse du commerce) dans lequel elle a paru.
4° Les. nom, prénoms, profession et adresse du déposant.
5^ Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du mandataire, s'il y en a un.
6° L'indication des marchandises ou produits auxquels la marque est destinée (v. infra n°* i66 et 167).
7*^ Les observations éventuelles du déposant.
8^ Les modifications apportées dans les raisons de commerce (v. infra n^ i64).
9^ Les renouvellements, les transmissions et les radiations.
I o^ Les observations éventuelles du Bureau.
L'inscription est faite sur le registre dans la même langue que la demande d'enregistrement.
155. Répertoire. — Afin de faciliter les recherches à faire dans le registre, le règlement d'exécution a ordonné la tenue d'un répertoire alphabétique des titulaires de marques, lequel indique les numéros des marques déposées; il est tenu continuellement à jour.
156. Publication. — L'enregistrement doit être porté à la connaissance du public par une publication officielle. Cette publicité donnée aux marques déposées est un des caractères essentiels de la législation moderne. C'est grâce à elle que nul ne peut exciper de son ignorance lorsqu'il a contrefait ou imité une marque.
La publication est faite par les soins du Bureau fédéral et sans frais dans l'organe officiel désigné à cet effet. Pendant les années 1880 à 1882, les marques furent publiées dans des annexes de la Feuille fédérale , devenues aujourd'hui fort rares; il est presque impossible d'en retrouver la collection. Depuis le i®*" janvier i883 la publication a lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Comme les premières années de cette publication sont également épuisées, il est fort difficile d'jobtenir aujourd'hui les marques déposées au cours des cinq ou six premières années de l'application de la législation fédérale.
C'est dans le but de parer à cet inconvénient pour l'avenir que le nouveau règlement d'exécution du 7 avril 1891 a prescrit, outre la publication individuelle de chaque marque dans la Feuille officielle suisse du commerce, celle d'un recueil annuel spécial des marques enregistrées en Suisse avec un répertoire alphabétique de leurs titulaires. Cette publication est mise en vente par le Bureau au prix de 3 fr. pour la liste annuelle et i fr. pour le répertoire.
La publication de la marque dans la Feuille officielle comprend : 1^ le numéro d'ordre de la marque; 2^ le jour et l'heure de l'enregistrement ; 3° la raison commerciale ou les nom et prénoms du déposant ainsi que son domicile ; 4^ la reproduction typographique du cliché de la marque.
C'est là la partie essentielle de la publication ; c'est celle qui fixe définitivement l'image de la marque aux yeux du public et en constitue pour ainsi dire la prise de possession officielle.
5° L'indication des marchandises ou produits auxquels s'applique la marque.
157. Certificat d'enregistrement et retour du cliché. — Aussitôt après la publication, le Bureau colle un exemplaire de la publication officielle de la marque sur chacun des deux formulaires de la demande d'enregistrement, dans
l'espace libre réservé à cet effet ; puis il revêt chaque exemplaire de sa sigfnature et de son timbre. Un des exemplaires est immédiatement transmis au déposant pour lui servir de certificat de dépôt; l'autre est joint au dossier qui reste au Bureau fédéral.
En même temps le cliché qui a servi à la publication est retourné au déposant.
158. Renseignements. Extraits du registre. Communication des djossiers. — En dehors de la publication officielle des marques, nous avons déjà dit qu'il est loisible à chacun de demander des renseignements au Bureau fédéral. On peut aussi obtenir des extraits du registre des marques, et prendre connaissance des dossiers de marques, à l'exception de la correspondance relative aux avis confidentiels, qui ne peut faire l'objet d'aucune communication.
La taxe perçue est de i fr. par marque pour les renseignements oraux, et de 2 fr. pour les renseignements écrits, extraits de registre et communications de dossiers de marques. En ce qui concerne ces derniers, le Bureau fédéral ne peut s'en dessaisir que sur réquisition judiciaire (article 22 du règlement).
La législation suisse a, comme on le voit, largement développé la publicité donnée au registre des marques, elle a tout fait pour faciliter les recherches et pour ne laisser aucun prétexte aux contrefacteurs ; aussi est-ce avec raison que la jurisprudence du Tribunal fédéral a toujours repoussé énergiquement l'exception tirée de l'ignorance du dépôt ; notre législation est excellente à cet égard.
15g. Durée des effets du dépôt. Renouvellement.
— La loi fédérale a fixé à vingt années la durée de la protection (article 8). Le délai part du jour de l'enregistrement, mais l'ayant droit peut s'assurer la continuation de la protection pour une nouvelle période de même durée en renouvelant le dépôt dans le courant de la dernière année. Comme
ce renouvellement peut se répéter à l'infini de vingpt en -vingt ans, il est vrai de dire que le droit à la marque est en réalité perpétuel, moyennant la formalité du renouvellement.
Il était absolument nécessaire de limiter la durée des effets du dépôt pour faciliter les recherches. La législation française antérieure à la loi de 1857 â^ti*îbuait au dépôt un effet perpétuel, en sorte que lorsqu'on voulait rechercher le dépôt d'une marque, il fallait remonter à vingt-cinq, trente ou cinquante ans en arrière. La loi du 28 juin 1867 est revenue de ce système critiquable en prescrivant un délai de protection de 1 5 ans, indéfiniment renouvelable, comme en Suisse ^ En Allemagne le délai est encore plus court ; il est de i o ans seulement ^, mais aussi toujours renouvelable.
Dans un esprit de paternelle prévoyance, la loi fédérale a institué trois garanties pour les commerçants ou les industriels négligents ou oublieux qui pourraient, à l'échéance des vingt années de protection, omettre de renouveler leur dépôt.
La première garantie est un avis donné officiellement par le Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle quelque temps avant l'expiration du terme; cet avis ne constitue cependant pas une obligation pour le Bureau fédéral, qui est déchargé de toute responsabilité en cas d'omission.
La seconde garantie consiste dans un délai de grâce de six mois dès l'expiration de la période de protection. La marque n'est radiée qu'après l'écoulement des six mois ; si donc le renouvellement est requis au cours de ce délai, la marque n'a jamais cessé d'être enregistrée et protégée.
Mais il y a mieux encore : même lorsque le renouvellement n'a pas été fait en temps voulu, que l'avis du Bureau fédéral est resté sans réponse et que le délai de grâce est expiré, la loi a voulu encore, par une disposition édictée aussi bien en faveur des titulaires de marques que du public, éviter qu'un
1 Pouillet i3i.
^ Seligsohn, p. 88.
tiers puisse s'emparer d'une marque radiée, la faire enregistrer sous son nom et s'en servir comme sienne. Lfe lé{»islateur fédéral, instruit par l'exemple d'un peuple voisin, a voulu fermer la porte d'une façon absolue aux tours de passepasse résultant de l'appropriation des marques radiées et par conséquent dépourvues de protection. Il a statué à cet effet, et cette disposition nous est déjà connue, qu'une marque radiée ne peut être valablement déposée par un tiers, pour les mêmes produits ou marchandises, qu'après l'expiration de cinq années à partir de la radiation.
Cette disposition, qui n'existait pas dans la loi du ig décembre 1879, a été introduite dans le projet du Conseil fédéral du 28 janvier 1890. Mais le projet était plus timide que la loi actuelle ; il ne visait que les marques radiées du re^^istre ensuite du non renouvellement du dépôt ou de la renonciation du propriétaire, et l'effet de cette clause prohibitive était limité à un délai de trois ans à partir de la radiation. Le législateur a étendu la portée de cette disposition, en la rendant applicable à toutes les radiations quelle qu'en soit la cause, et en portant à cinq ans le délai pendant lequel une marque ne peut être valablement déposée par un tiers pour les mêmes produits ou marchandises.
160. Formalités exigées pour le renouvellement. — La taxe à payer ainsi que les conditions et formalités à remplir pour le renouvellement d'une marque sont les mêmes que pour le premier dépôt ; il faudra seulement indiquer en outre le numéro de la première marque afin que le Bureau, chargé du renouvellement, puisse facilement s'y reporter (article 4 ^u règlement).
x6x. Formalités pour les transmissions. — Nous en dirons autant des transmissions ; ce sont les mêmes formalités et le même coût que pour le premier dépôt; il faut rappeler en outre le numéro de la marque transmise et joindre aux pièces exigées pour le dépôt un document éta-
DES FORMES DU DÈpÔT, 2 55
blîssant dûment que la marque a été transmise avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits. (V. supra n^ 1 1 6 et suiv.)
162. Publication des renouvellements et des transmissions. — Nous avons déjà vu précédemment qu'à l'égard des tiers la transmission ne ressort ses effets qu'à partir de sa publication seulement. Cette publication des transmissions et des renouvellements se fait exactement de la même façon que celle du premier dépôt ; elle comprend notamment la reproduction typographique du cliché de la marque.
163. Effets du renouvellement et de l'enregistrement de la transmission. — Les droits acquis par le renouvellement du dépôt ou par l'enregistrement de la transmission sont les mâmes que ceux acquis par le dépôt; ils permettent de poursuivre les contrefacteurs, et ont une durée de vingt années dès la date de l'inscription.
164. Quid des modifications apportées à des raisons de commerce? — 11 se peut que la raison de commerce d'une maison qui possède une ou plusieurs marques de fabrique soit modifiée sans qu'il y ait transmission, pour une des multiples raisons qui nécessitent une modification de la raison de commerce aux termes du Gode des Obligations. Il faut distinguer à cet effet deux hypothèses. Ou bien la raison de conmierce ne faisait pas partie de la marque ; il suffira dans ce cas de transmettre au Bureau fédéral une copie officielle et textuelle de la nouvelle inscription au registre du commerce, ou d'une pièce équivalente pour les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de cette inscription ; on y joindra l'indication des numéros des marques déposées. Sur le vu de ces pièces, le Bureau fera gratuitement l'inscription de cette modification dans le registre des marques, et la publication en sera faite dans la Feuille officielle suisse du commerce sans reproduction du cliché de la marque.
Ou bien au contraire la raison de commerce formait partie intégprante de la marque déposée ; il faudra alors joindre aux pièces ci-dessus énumérées une taxe de lo francs et le cliché de la marque modifiée, dont l'empreinte devra être reproduite dans la publication officielle (articles 7 et 20 du règlement d'exécution).
165. Distinction entre les transmissions de marques et les modifications de raisons de commerce. — Si l'on compare les dispositions légales concernant l'enregistrement et la publication des transmissions de marques avec celles relatives aux modifications de raisons de commerce, on observe qu'il importe de bien distinguer dans chaque cas particulier s'il y a simplement modification de la raison de commerce, ou si à l'ancienne maison de commerce s'en est en réalité substituée une nouvelle, ce qui implique une transmission. Cette question préoccupait déjà le Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle sous l'empire de la loi du 19 décembre 1879; ^"^ssi le Conseil fédéral avait-il décidé de considérer comme transfert tous les changements provoqués par une modification dans le personnel des maisons de commerce ^.
Le projet du Conseil fédéral du 28 janvier 1890 avait cherché à préciser ce point dans un sens moins formaliste : t Nous avons voulu, disait le message, compléter notre « projet de ixianière à distinguer clairement les enregistre-
> On lit en effet le passage suivant dans le rapport du Bureau fédéral relatif à ranoce 1888. a Afin d*écarter toute incertitude touchant la manière de traiter « les modifications qui proviennent d*un changement apporté à la raison de « commerce de maisons ayant déposé des marques, il a été décidé qa*une « finance fixe de 10 francs par marque serait requise des maisons dont le dianii gement de raison est une conséquence de l'application du Code des Obliga- « tions (article 902), tandis qu'on considérera comme transfert les changements (( provoqués par une modification dans le personnel des maisons en cause, cas tt dans lequel on procédera selon Tarticle 16 de la loi sur les marques et Tar- « ticle 12 du règlement d'exéculîon de la même loi.» Feuille /éd. 1889, vol. Il, p. 367.
« ments concernant les transmissions de marques de ceux
« qui se rapportent à de simples modifications de raisons de
« commerce. Le registre du commerce ne distingue pas
« entre les maisons qui continuent à exister avec un associé
< en plus ou en moins, et celles qui passent par la vente à « de tout autres propriétaires : dans les deux cas, la pre- « mière inscription est radiée et remplacée par une autre. « C'est pourquoi nous avons cru devoir spécifier dans un « paragraphe spécial les cas où l'on doit considérer que « l'ancienne maison subsiste avec une simple modification
< de sa raison de commerce ^. »
Le projet du Conseil fédéral contenait en effet à l'article 1 7 la disposition suivante : « Sont assimilées aux modifications « de raisons de commerce, celles résultant 1° de la transfor- « mation d'une raison individuelle en une société en nom « collectif ou en commandite, et réciproquement, lorsqu'un « ou plusieurs des anciens titulaires restent dans la nouvelle « maison ; 2^ de l'entrée ou de la sortie d'associés dans une « des sociétés ci-dessus ; 3° de la reprise des droits du pro- « priétaire de la marque par les héritiers de ce dernier ou € par l'époux survivant. »
Cette spécification n'a pas été reproduite dans la loi ; elle n'en est pas moins intéressante au point de vue de l'interprétation. M. le Professeur de Salis estime, et nous nous rattachons sans réserve à cette manière de voir, que malgré le silence de la loi, ces dispositions doivent être considérées comme des conséquences de l'article 16 al. 3 de la loi fédérale ^. 11 appartiendra donc aux intéressés de prendre garde h ce que de véritables transmissions de marques ne soient pas enregistrées comme de simples modifications de raisons de commerce, ce qui, en présence des dispositions formelles de
* Messag^e du 28 janvier 1890, p. 0.
* de Salis, op. cit., p. 392. V. aussi Feuille féd. 1890, vol. H, p. 4»^3-
l'article 1 1 de la loi fédérale, visant les transmissions, pourrait donner lieu à de sérieuses difficultés en cas de poursuite.
i66. Extensions d'emploi. — L'article 8 du règlement stipule que toute demande concernant l'extension de l'emploi d'une marque à des produits autres que ceux protégés par le dépôt primitif doit être traitée comme une nouvelle demande d'enregistrement. Ce sont donc les mêmes conditions à remplir et les mêmes formalités à accomplir ; nous les avons suffisamment développées pour n'avoir pas à y revenir.
167. Restrictions d'emploi. — Les demandes en vue de restreindre l'emploi d'une marque à un moins grand nombre de produits ou de marchandises que ne le comportait la demande primitive sont au contraire enregistrées gratuitement et publiées sans frais par le Bureau fédéral dans l'organe officiel. Le cliché n'est pas reproduit. Il suffit de présenter à ces fins une demande écrite.
168. Radiation des marques. — Nous n'avons envisagé jusqu'à présent qu'une des causes de radiation : celle de l'expiration du délai de protection sans renouvellement dans les six mois qui suivent. C'est une des causes, mais non la seule.
La radiation peut être aussi opérée sur une renonciation écrite du titulaire de la marque.
Elle peut encore être ordonnée à l'encontre du titulaire, soit d'office par le Département fédéral lorsque la marque comprend comme élément essentiel une figure considérée coumie propriété publique, ou lorsqu'elle contient des indications de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs, soit par décision de justice ; la radiation est alors requise en vertu d'un jugement qui doit être passé en forcée de chose jugée. Nous verrons en effet que la loi accorde au titulaire de la marque imitée ou contrefaite non seulement des dommages-intérêts et une action pénale pour les faits
mais aussi une protection à futur comprenant entre autres la radiation de la marque illicitement enregistrée.
169. Publication de la radiation. — La publication a lieu sans frais dans Vorgane officiel ; le cliché de la marque n'est pas reproduit à moins que, la radiation étant requise en vertu d'un jugement, ce dernier n'ordonne expressément la publication du cliché; ce sera au requérant à fournir au Bureau le cliché de la marque contrefaite ou imitée en même temps que la demande de radiation.
170. Protection temporaire accordée pendant les expositions. — A l'instar de la plupart des législations modernes, la loi fédérale dispose dans son article 35 que le Conseil fédéral peut garantir une protection provisoire de deux ans au plus aux marques appliquées sur des produits ou marchandises participant en Suisse à des expositions industrielles ou agricoles et provenant d'Etats avec lesquels il n'existe pas de convention sur la matière.
Les exposants qui désirent bénéficier de cette disposition doivent adresser une demande dans ce sens au Bureau fédéral avant la clôture de l'exposition.
Cette demande doit être accompagnée du cliché de la marque ainsi que d'une taxe d'enregistrement de i o francs par marque.
La demande est inscrite dans un registre spécial. La publication de la marque est faite dans l'organe officiel, et il est délivré au déposant un certificat sur lequel doit être collé un exemplaire de la publication de la marque.
D'après nos renseignements, il n'a encore jamais été fait usage de ces dispositions, aucune requête de ce genre n'étant parvenue au Conseil fédéral.
iHWV
a 60 CHAPITRE y.
De la côBtreracM et de riBiUtiM rraidnleise.
171 é Contrefaçon et délits connexes. — Nous avons déjà affirmé à maintes reprises le droit exclusif du titulaire de la marque de se servir de cette dernière pour dîstinflcuer les produits de sa fabrication. Il en découle pour autrui l'obligation de s'abstenir de tout emploi de cette marque ou d'une marque analogue sur des produits similaires, de façon à exclure toute possibilité de confusion sur Vongine des produits livrés à la consommation. C'est pour garantir ce droit du fabricant et pour rendre plus impérieuse l'obligation imposée aux tiers que la loi a prévu un ensemble de mesures protectrices d'ordre civil et pénal qui visent toutes les formes sous lesquelles le droit du titulaire de la marque peut être violé; ce sont, outre la contrefaçon et l'imitation, la vente, la mise en vente ou en circulation et l'usurpation ; ce sont aussi les moyens qui permettraient au contrefacteur de se dissimuler, tels que le refus de la part des débitants de déclarer la provenance des marchandises trouvées en leur possession ; c'est enfin l'inscription de fausses mentions tendant à faire croire qu'une marque a été déposée; ce sont là autant de délits spéciaux qui sont comme les satellites de la contrefaçon, aussi convienl-il de les éiiidier ensemble, en dégageant pour chacun d'eux les caractères particuliers qui lui sont propres.
CONTREFAÇON ET IMITATION FRAUDULEUSE. a6l
172. Il n'y a contrefaçon que lorsque la marque est apposée sur le produit ou sur son emballage. -^
Avant d'aborder l'élude détaillée de la contrefaçon de marque et des délits connexes, il est un principe de la législation fédérale qu'il convient de rappeler en tête de ce chapitre, bien que nous l'ayons déjà mentionné.
On sait qu'il ne peut être question en Suisse de contrefaçon, d'imitation illicite ou d'usurpation de marque de fabrique, et partant de vente, mise en vente ou en circulation, etc., que lorsque la marque incriminée a été apposée « sur un j>roduit ou sur son emballage » (article i®**), tout autre emploi abusif d'une marque sur des factures, prixcourants, annonces, enseignes, etc. ne devant être considéré que comme un fait de concurrence déloyale du ressort du droit commun (articles 5o et suiv. du Gode des Obligations). Nous avons eu l'occasion d'expliquer l'origine de cette disposition et d'en critiquer l'étroitesse, toujours est-il que sic leœ scripta est, et que la jurisprudence du Tribunal fédéral l'a toujours appliquée avec une grande rigueur ^ (V. supra n« 38,)
Section I.
De la contrefaçon.
173. Caractères de la contrefaçon. Contrefaçon partielle et imitation frauduleuse. — La contrefaçon est la reproduction telle quelle de la marque. C'est ce que le rapporteur de la loi française appelait la reproduction brutale, complète de la marque. Les cas de cette espèce sont relati-
* Trib. féd. 4 juHlel 1884, R. C, t. X, p. 365, cons. 5. — Trib, fcd. 10/12 janvier i885, R. G., t. XI, p. 53, cons. 3. — Trib. féd. 18 mars 1893, R. G,, i. XLX, p. 232, cons. 2. — Trib. féd. 20 janvier 1894* R- ^m t. XX, p. 102, COD8. 4-
vement rares; les condamnations qui menacent les contrefacteurs sont aujourd'hui trop connues pour que Ton sV expose ainsi de gaîté de cœur, aussi préfère-t-on la contrefaçon partielle ou l'imitation frauduleuse qui laissent la porte ouverte à toutes sortes d'exceptions. Nous ne relevons dans la volumineuse jurisprudence du Tribunal fédéral qu'un seul cas de contrefaçon proprement dite, c'est l'affaire Henry Clay and Boc^ et C*® c. Malis, dans laquelle la contrefaçon était si complète que les ayants droit eux-mêmes ne pouvaient distinguer les boîtes de cigares contrefaites des leurs propres d'après l'apparence des enveloppes, et ne reconnaissaient la contrefaçon qu'à la qualité des marchandises ^
La contrefaçon est totale lorsque la marque entière a été reproduite ; elle est partielle lorsque la partie principale de la marque a seule fait l'objet de la reproduction. Comme on le voit, la contrefaçon partielle se rapproche beaucoup de l'imitation, qui consiste précisément dans la composition d'un signe empruntant à une marque ses caractères principaux, mais s'en disting^uant d'autre part par des caractères secondaires ; aussi la limite entre la contrefaçon partielle et l'imitation illicite est-elle impossible à tracer par une formule absolue.
La question revêt en France une haute importance pratique, parce que les articles 7 et 8 de la loi française du 23 juin 1857 punissent ces deux délits de peines différentes. Malgré cela, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître que c'est là une question de fait abandonnée à l'appréciation souveraine des magistrats ^.
C'est avec beaucoup de raison que la loi fédérale n'a attaché à cette distinction subtile aucune importance pra-
' Cour correctionnelle de Genève 26 mars 1890, et Trib. féd. 18 juillet 1890, R. G., t. XVÏ, p. 5oo.
* Pouillet 189; Darras, Marques de fabrique, i84; Darras, Contrefaçon. no» 863 et s.
tique en ce qui concerne la nature et la mesure de la répression ; une différence de traitement entre la contrefaçon totale ou partielle et l'imitation frauduleuse ne se justifie d'ailleurs pas au point de vue juridique, celui qui a imité une marque de fabrique en se réservant d'avance des exceptions et des portes de sortie pour échapper à la poursuite qu'il redoute étant aussi coupable que celui qui reproduit brutalement la marque. Nous verrons même qu'en pratique l'imitation frauduleuse est le moyen usuel des commerçants malhonnêtes, l'enfant chéri des contrefacteurs adroits ; nous ne voyons quant à nous aucune raison plausible de leur marchander la répression légale. « Nous avons préféré, dit le message du Conseil € fédéral du 3i octobre 1879, n'admettre, comme le fait la € loi belge récente, que la notion de contrefaçon qui, étendue € à tous les cas où. l'intention frauduleuse est constatée, € suffit pleinement à la répression nécessaire ^ » La commission du Conseil national a cependant tenu à 'maintenir la distinction entre la contrefaçon et l'imitation frauduleuse, et ce point de vue a été admis dans la loi du 1 9 décembre 1879 et reproduit dans celle du 26 septembre 1890, mais il n'a qu'une portée purement juridique pour la qualification du délit, la peine étant la même dans les deux cas.
Toujours est-il que pour suivre le texte de la loi, nous étudierons séparément la contrefaçon partielle et l'imitation frauduleuse. Cette distinction se justifie d'ailleurs dans un ouvrage de doctrine, car une marque peut, en empruntant à une autre certains éléments caractéristiques, constituer une contrefaçon de cette dernière, sans qu'il existe entre elles deux une imitation au sens figuratif du mot, c'est-à-dire sans que les deux images soient semblables à l'œil. Il y a dans ce cas contrefaçon partielle, il n'y a pas imitation.
Cette distinction va ressortir avec une grande netteté de
' Message du 3i octobre 1B79, p. i5.
Télude que nous allons aborder sur l'usurpation des dénominations de fantaisie.
174. Quid de l'usurpation isolée d'une dénomination de fantaisie? — On peut se demander, en application de ces principes, si l'usurpation isolée d'une dénomination constitue une contrefaçon.
La question ne saurait faire de doute lorsque la dénomination elle-même a été déposée comme marque, indépendamment de tout autre signe fig^uratif. Quiconque l'emploiera sur ses produits commettra une contrefaçon. Gela est évident ^
En revanche, la question est beaucoup plus délicate lorsque la marque déposée ne consiste pas uniquement dans une dénomination, mais que cette dernière fait simplement partie de la marque déposée.
Le Tribunal fédéral, qui a eu à plusieurs reprises à se prononcer sur ce point, a rendu en cette matière des arrêts contradictoires, faute de s'être toujours attaché au même critère.
La première fois que cette question se présenta devant lui, il s'agpissait de la marque Antinosine. Cette dénomination, qui s'appliquait à un dépuratif du sang-, faisait partie d'une marque qui avait été déposée, et qui portait d'autres indications verbales et des emblèmes figuratifs (fig. n" 29). Un concurrent vendit à une de ses clientes un flacon d'élixir de longue vie qu'il revêtit, à la demande de l'acheteuse, d'une étiquette de sa maison de commerce sur laquelle il inscrivit à la plume le mot Antinosine (v. fig. n^ 3o). Poursuivi pour contrefaçon de marque, le concurrent fut condamné par la Cour de Genève aux frais du procès pour tous dommages-intérêts. Le Tribunal fédéral réforma cet arrêt en se basant sur les deux considérations suivantes :
* V. dans ce sens Trib. féd. 7 décembre 1895, Walbaum, Luling, Gouldcn et Cie c. Hahn, R. G., t. XXÏ, p. io58, cons. 6.
Cour d« Geoèn 23 septeiobre 1894 — CondamniitioD. Tribnnal (édérsl U norembrfl I8M — LibératiOD.
Prod'hom c. Frimioi.
Marque poursuivie pour usurpation de la dénomin et déclarée licite.
i Anlinofine
1° L'étiquette collée par le défendeur sur le flacon en question était essentiellement différente par son aspect général de la marque déposée par le demandeur.
2® Aux yeux du Tribunal fédéral, le droit à la marque n'autorisait pas le titulaire à interdire tout usag^ verbal ou par écrit du mot Antinosine, mais bien seulement à défendre la création d'une marque dont la ressemblance avec celle qu'il avait déposée fût assez grande pour induire le public en erreur. (Trib. féd. 24 novembre 1894, Prod'hom c. Frémiot, R. O., t. XX, p. 893 et s.)
Gomme on le voit, le Tribunal fédéral, en employant à dessein les expressions t aspect général t et t ressemblance » de la marque, s'est placé exclusivement au point de vue de l'optique, si l'on peut ainsi parler. Il n'a considéré que l'impression produite sur l'œil de l'acheteur; or ce critère, excellent en matière de marques figuratives, n'a plus qu'une raison d'être tout à fait secondaire lorsqu'il s'agit de dénominations de fantaisie ou de marques verbales, qui s'adressent bien plutôt à l'oreille de l'acheteur et à sa mémoire qu'à ses yeux. Dès lors, et c'est toujours là le principe qui domine toute la matière, l'usurpation de la seule dénomination pourra constituer une contrefaçon, en l'absence même d'autres éléments de confusion, si cette dénomination constitue l'élément essentiel de la marque déposée. Le Tribunal fédéral aurait pu déclarer que le mot Antinosine ne constituait pas l'élément essentiel de la marque déposée, ou qu'il n'était pas à lui seul susceptible de protection légale ^, mais baser sa décision sur des différences dans l'aspect extérieur des marques, alors que la poursuite avait pour objet l'usurpation d'une dénomination, c'était, nous semble-t-il, rester à côté de la question et la résoudre au moyen d'un critère qui ne s'appliquait pas au débat. Et ce que nous disons est si vrai que moins de deux années après
^ Cet arrêt a été rendu sous Tempire de la loi fédérale du 19 décembre 1879 qui ne reconnaissait pas les dénominations de fantaisie comme marques.
avoir rendu la décision qui nous occupe, le Tribunal fédéral rétablissait lui-même les véritables principes et en faisait une excellente application dans l'arrêt Grézier c. Bonnet et G*® que nous analyserons tout à l'heure, et dans lequel il constate précisément que lorsque c'est l'élément écrit qui constitue la partie essentielle d'une marque, son usurpation suffit pour caractériser la contrefaçon, quelles que soient les dissimilitudes d'aspect que présentent à l'œil les images des marques litigieuses.
Nous ne sommes du reste pas seul à avoir éprouvé ce sentiment de surprise à la lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral concernant la marque Antinosine; un collaborateur de la Propriété Industrielle a adressé à ce journal une intéressante critique de cet arrrêt dans laquelle il développe, en les envisageant sous un point de vue un peu différent, les griefs que nous venons de formuler ^
Nous nous hâtons d'ajouter que, ces réserves faites quant aux principes juridiques, nous reconnaissons volontiers que les juges pouvaient trouver dans les faits très particuliers du cas de V Antinosine bien d'autres motifs pour trancher le débat dans le sens qu'ils ont adopté.
Les développements qui précèdent nous amènent à citer un arrêt de la Gour de Bruxelles du 9 février 1892, qui présente avec celui du Tribunal fédéral dans l'affaire Anti-nosine, une frappante analogie ; aussi la critique qui en a été faite vient-elle encore de tous points à l'appui des arguments que nous avons présentés.
Il s'agissait en l'espèce de la marque Monopole, déposée en Belgique par la maison Heidsieck et G*®, et qui comprenait les mentions suivantes : « Monopole, Heidsieclc et C^, Maison fondée en ijSô, Reims. » Le procès- ver bal de dépôt portait en outre que le bouchon et le goulot de la bouteille étaient recouverts d'étain rouge. Les étiquettes incriminées
* Propr. /nd, 1896, p. 43.
étaient au contraire de deux espèces : les unes portaient simplement le mot Monopole en doré, surmonté d'une couronne dorée, les autres portaient en caractères noirs sur fond blanc les mots : t Maison fondée en i8ry^ Th. Dufour et C"', propriétaires de vignes, Epernay^ Monopole. » De plus, les bouteilles vendues par les défendeurs, étaient revêtues au goulot de papier doré ou argenté.
La Cour de Bruxelles a statué qu'aucune confusion n'était possible entre la marque déposée et les étiquettes incriminées ; que la différenciation dans le revêtement du gx)ulot des bouteilles, en élain rouge pour les unes et en papier doré ou argenté pour les autres, suffisait d'ailleurs à empêcher toute confusion, c Attendu qu'il importe peu dans ces « circonstances, dit l'arrêt, que les intimés se soient servis i du mot Monopole dans les étiquettes imprimées; que Tem- « ploi de ce mot, tel que l'ont fait les intimés, ne constitue c pas la contrefaçon de la marque déposée en Belgique par c la société appelante. »
Comme on le voit, c'est exactement le système développé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de VAntinosine : l'usurpation de la dénomination qui figure dans une marque ne suffit pas à constituer la contrefaçon si d'autres éléments permettent de différencier les étiquettes et les produits des maisons concurrentes.
La Cour de cassation belge, à laquelle cette décision fut soumise par voie de recours, constata que les juges du fond avaient décidé souverainement la question de tait de savoir si le mot Monopole avait été employé de manière à créer une confusion. Elle n'eut donc pas l'occasion d'apprécier le bienfondé de la décision de la Cour de Bruxelles.
La rédaction de la Propriété Industrielle fait suivre cet arrêt des considérations suivantes : « On peut se demander a si l'arrêt de la Cour d'appel est à l'abri de tout reproche. « La question à résoudre était celle de savoir si, pour qu'il
y eût contrefaçon, la marque des défendeurs devait ressembler extérieurement à celle des demandeurs, ou s'il suffisait pour cela de l'emploi du mot Monopole. La Cour d'appel s'est prononcée dans le premier sens. « On ne saurait dire d'une manière g'énérale que tout emprunt fait à une marque constitue une contrefaçon. Mais celle-ci existe, à notre sens, dès que Wlément emprunté est assez considérable pour rendre probable une confusion. Dans ce dernier cas la marque de fabrique va à fin contraire du but pour lequel elle a été instituée, et qui est de distinguer les produits munis de la marque de ceux provenant d'autres entreprises industrielles ou commerciales. Or quel est l'élément caractéristique de la marque Heidsieck? Ce n'est pas le nom commercial, qui est protégé, comme tel, sans obligation de dépôt. Ce ne sont pas davantage les mots Maison fondée en i8y5. Tout propriétaire de marque peut introduire dans son étiquette une mention de cette nature; le millésime variera d'une maison à l'autre, mais l'aspect général de la marque n'en sera pas changé. Reste le mot Monopole, Ce mot, appliqué au Champagne Heidsieck, est un contre-sens car la maison Heidsieck ne possède aucun monopole de vente ou de fabrication. Il ne constitue donc pas une dénomination nécessaire ou usuelle en matière de vin de Champagne, mais bien une dénomination de fantaisie, pouvant être employée comme marque. Il est peu probable que les personnes désireuses d'acheter une bouteille de Champagne des demandeurs, décrivent au marchand l'apparence extérieure de l'étiquette ; ils doivent lui demander simplement une bouteille de la marque Monopole, Si tel est le cas, il paraît bien qu'il y a confusion possible entre les deux marques qui nous occupent ^ »
* Propr, Ind. 1894, p. i54 et i55.. — V. aussi dans le même sens une note de la Propriété Industrielle^ apposée au bas de l'arrêt de la Cour de Turin du
Cette note met bien en relief le principe qui sert de fondement à la théorie juridique de la contrefaçon des marques, principe qui se dégage du reste de la jurisprudence ullérieure du Tribunal fédéral.
Deux années en effet s'étaient à peine écoulées depuis l'arrêt de VAntinosine que nous analysons ci-dessus, lorsqu'un nouveau débat, roulant sur un point de droit tout à fait analogue, fut porté à la barre du Tribunal fédéral. Il s'agissait de la liqueur de la Chartreuse dont le nom avait été usurpé par un concurrent et employé par lui sur des étiquettes et des bouteilles qui ne présentaient aucune similitude d'aspect avec celles de la liqueur authentique *. Le Tribunal fédéral semble être resté tout d'abord sous l'empire de sa précédente jurisprudence, t En Suisse, dit l'arrêt, une c dénomination faisant partie d'une marque figurative peut < sans doute être protégée indépendamment de la marque, « en application des principes de la concurrence déloyale; c mais en vertu de la loi sur les marques de fabrique, elle € n'a droit à aucune protection distincte et ne peut être € prise en considération que comme partie de la marque € déposée. Il y a donc lieu de rechercher à ce dernier point € de vue si la marque de Giraud peut subsister à côté de € celle de Grézier sans faire naître le danger d'une confu- « sion. »
Voilà un principe gros de conséquences ; il semblait donc entendu que lorsqu'une dénomination faisait partie d'une marque figurative déposée, elle ne jouissait d'aucune protection en vertu de la loi sur les marques de fabrique; il était nécessaire qu'il y eût, en dehors de cette usurpation de dénomination, d'autres éléments de confusion.
3o mars 1894 dans TafFaire de la poudre insecticide Razzia, Propr. Ind, 1894? p. 93.
* Trib. féd. 10 octobre 1896, Grézier c. Bonnet et C»«, R. O., t. XXII, p. 1096 et s. V. figures no» 3i à 36, p. 272 et 273.
Cependant le Tribunal fédéral n'a pas tardé, dans la suite même de l'arrêt, à apporter au principe absolu qu'il venait de formuler uiie exception qui constitue le véritable critère en pareille matière : « Bien que dans la règle, continue « l'arrêt, l'aspect général des marques soit décisif pour « savoir s'il y a imitation, la loi ne s'oppose pas à ce que, « dans un cas donné, les éléments essentiels, caractéristiques « d'une marque soient plus particulièrement pris en consi- « dération, lorsqu'il est constant que les acheteurs ont € essentiellement égard à ces éléments. Dans l'espèce, ce € sont les parties écrites des marques du demandeur (c'est- € à-dire la dénomination de Chartreuse) qui forment l'éléc ment essentiel, caractéristique, que le public qui achète « prend principalement, sinon exclusivement, en considé- < ration, et celui par conséquent dont il y. a lieu de tenir « essentiellement compte. »
Voilà le véritable principe dégagé, à savoir que- c'est l'élément essentiel et caractéristique d'une marque qui sert de critère pour juger les questions de contrefaçon. Il est regrettable que l'arrêt du Tribunal fédéral pose comme principe général que l'usurpation d'une dénomination n'est pas une contrefaçon de marque, tandis que c'est seulement dans un cas donné, et à titre exceptionnel, qu'une dénomination peut constituer le caractère essentiel d'une marque, et devenir par sa seule usurpation le principe d'une action en contrefaçon. C'est renverser les rôles, c'est faire de la règle l'exception et de l'exception la règle. Le principe dominant en matière de contrefaçon de marque — le Tribunal fédéral l'a toujours lui-même posé et appliqué avec une grande précision — est qu'il faut s'en référer uniquement aux éléments essentiels et caractéristiques de la marque, abstraction faite des détails d'ornementation d'une importance secondaire. Dès lors toute usurpation de l'élément essentiel de la marque, que cet élément soit figuratif ou qu'il soit verbal, constitue
Cour d* Gtaèn IS IdIb 1S96 — Condunnatioii. Tribaiwl Mdéral 10 oetobn 1896 — Confinnatioo.
Grétier e. Bonnet et C**.
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LIOUEU*%.,- "PABRIQUÉEJ A LA g'^ ••■■:: , ■ ëflARTREUSEl
Etiijuelte, bouteille et cachet de la marque ori^nale.
Cour de GenâTe 13 jnin 1896 — Condamnatioa. Tribunal fédéral 10 octobre 1896 — Coufirmation.
Grérier c. Bonnet et C"-
