CONTRAT DE LICENCE

Pour tirer parti de son monopole sans l’abandonner entièrement, le moyen le plus pratique quis’offre au breveté, est de concéder à un tiers le droit de fabriquer ou de vendre ses articles ou ses produits manufacturés fabriqués conformément à son brevet. C’est le contrat de licence dont il faut étudier le caractère.

Antérieurement à la publication du brevet, l’invention est encore un secret industriel présentant une valeur et, sans aucune homologation officielle, il peut faire l’objet d’un contrat quelconque. On peut alors parler d’une propriété véritable puisque grâce au secret les droits à exercer par l’inventeur sont tout aussi étendus que sur un objet corporel.

Si le possesseur d’un secret de fabrication le cède moyennant un prix puisque le co-contractant enrichit effectivement son patrimoine en augmentant ses connaissances.

Malheureusement cette richesse est bien précaire puis-

que la moindre imprudence peut la réduire à néant car, une fois cette nouveauté répandue dans le public, tout le monde est à même d’exploiter ce nouveau terrain dont les possibilités sont assurément limitées.

Or pour obtenir son brevet, l'inventeur doit divulguer intégralement son invention. Non seulement ses moindres réticences sont dangereuses parce que ses droits se trouvent réduits d'autant mais elles constituent par elles-mêmes une cause de nullité pour le brevet tout entier. À partir de cette publication, l'inventeur n’est plus maître de son idée, elle est devenue une chose commune. Pour la récompenser la loi lui assure bien un monopole temporaire qui permet à l’inventeur de tirer profit de sa découverte mais ce monopole est de courte durée. Il n’en reste pas moins qu'il n’a plus la possession de son invention et la seule valeur qui subsiste dans son patrimoine est le droit de prohibition que lui garantit la loi.

Une preuve que son invention ne lui appartient plus, c'est que n'importe quelle personne peut s’en emparer pour la perfectionner à son tour et la loi lui permet de

déposer un brevet pour ce perfectionnement. Le breveté originaire n’aura aucun droit sur cette nouveauté qui est cependant un fruit de son invention. Il ne peut donc pas être question d’un droit de propriété sur l’invention.

Au point de vue international, un tel droit est également inadmissible. Le droit de propriété étant reconnu

par exemple en Allemagne en Angleterre et en France, il n’est pas douteux qu’un propriétaire pourra revendiquer en France un objet légalement acquis dans l’un des deux autres pays indifféremment. Or un brevet légalement obtenu en Allemangne ne présentera aucune utilité contre les contrefacteurs aussi bien en France qu’en Angleterre. Le juge anglais ou français ne pourra que reconnaître qu'il est bien le premier inventeur mais il exigera du demandeur qu’il présente un brevet anglais ou français. Le même droit de propriété sur le même objet aurait besoin d’un titre différent dâns chaque pays. Bien plus, les différentes lois de brevets consacreraient l’usurpation, car si un brevet a été déposé en France seulement un anglais pourra parfaitement faire breveter la même idée en Angleterre en effectuant le dépôt postérieurement au dépôt français et antérieurement à la publication. En effet, la loi anglaise accorde le monopole au simple importateur.

La loi française du 7 janvier 1791 déclarait de même dans son article III « Quiconque apportera le premier en France une découverte étrangère jouira des mêmes avantages que s’il en était l'inventeur ».

Comment deux législations différentes pourraientelles admettre l’exercice d’un même droit de propriété sur le même objet sans qu'il y ait conflit juridique insoluble ?

Enfin la plupart des pays imposent au breveté l’obli-

gation d’exploiter, ce qui équivaudrait à contraindre le propriétaire à tirer profit de son droit. Sauf le cas de lois exceptionnelles, le droit commun dans aucun pays: n’oblige le propriétaire à cultiver ses terrains ou à louerses immeubles. Il peut être soumis à certains règlements administratifs mais leur inobservance n’entraîne pas de plein droit l’annulation du droit de propriété. En réalité le breveté s’est volontairement dépossédé de son invention en la publiant en vue d'obtenir la protection de la loi.

C’est uniquement le droit de monopole, c’est à dire le droit de prohibition qui fait l’objet des contrats portant sur le brevet. S'ils’agit du transfert du droit intégral, c’est une cession du brevet. Si le titulaire renonce pour un certain temps ou pour un certain territoire à son monopole, il y a licence, ou simple permission de fabriquer, vendre ou utiliser l’objet du brevet.

On a cherché à donner au brevet un contenu positif et ce caractère permettrait au licencié, par exemple, d’agir lui-même contre les contrefacteurs ou encore de recourir en garantie contre le breveté. Kohler (op. cit. pousse cette idée jusqu’à dire que la licence est un droit quasi réel (quasidingliches Recht) semblable au droit de passage sur la propriété d’autrui. Le bénéficiaire aurait alors un droit réel pouvant être exercé contre tous les propriétaires successifs du brevet.

En France, on a appliqué les règles du louage pour

permettre au licencié de se prévaloir de l’article 1721 dans le cas où le breveté ne peut pas lui assurer la jouissance promise. Il semble cependant difficile de considérer le licencié comme un locataire. En effet, l’article 1709 dit « Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer».

Le prix est donc une condition essentielle du louage, or on peut parfaitement concevoir, et c’est un cas très fréquent, la concession d’une licence gratuite. Dans ce cas, il faudrait appliquer les règles du prêt à usage mais alors le prêteur ne serait responsable que si, connaissant les défauts de la chose, il n’en a pasavertil’emprunteur (Art. 1891) en outre s’il survenait au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose le juge pourait suivant les circonstances obliger le licencié à restitution (Art. 1889). Enfin la licence devrait être essentiellement cessible comme un bail alors qu’on considère en pratique qu’elle est concédée en considération de la personne et par conséquent incessible (Allart, Traité Théorique et Pratique des Brevets d'invention. Paris 1911) (Pouillet, Brevets d’ Invention).

Quant au prix il est toujours dans le louage proportionnel au temps alors que pour une licence les redevances peuvent être calculées d’après la quantité d’objets fabriqués ou vendus.

Il semble donc que pour recourir contre le breveté, il faut que le licencié allègue contre lui une faute en appliquant les règles générales sur l’inexécution des contrats.

Du reste la jurisprudence française dans ses décisions sur la question ne nomme pas le contrat de licence pour statuer sur la garantie que pourrait devoir le breveté.

En droit anglais, la licence peut être concédée expressément ou tacitement. La forme expresse peut être verbale ou écrite et les contractants règlent leurs obligations réciproques comme ils l’entendent, principalement quant à la durée et à l’étendue de la licence. Si l’expiration n’a pasété prévue par un terme ou une condition stipulés au contrat elle peut être révoquée par l’une ou l’autre partie mais si le contrat stipule que la révocation peut être demandée par l’un des contractants l’autre se trouve privé de ce droit (Cutlan v. Dawson. RPC XIV. 249).

La principale question qui se pose à propos de la licence est de savoir si le licencié peut recourir en garatie contre le breveté au cas où le brevet est déclaré nul.

Les juges anglais décident qu’il n’y a pas de garanti tacite et le licencié ne peut rien réclamer au breveté.

« Il n’y a pas, dit un jugement (Hall v. Conder. 2 CB (NS) 22) de garantie tacite du titre ou de la qualité dans la vente des meubles déterminés (Ascertained chattels). Du reste le licencié avait toute possibilité au moment du contrat de vérifier la solidité du brevet que lui offrait

Vellard 7

son co-contractant ». « Deux personnes également innocentes font une affaire sur l’emploi d’un brevet, l’une supposant être en possession d’un droit de brevet valide et l’autre supposant la même chose. Dans ces circonstances, ce dernier convient de payer le premier pour utiliser l’invention et il en a effectivement la jouissance. On pourrait aussi bien dire que si une personne loue un terrain à un propriétaire postérieurement évincé, elle pourra récupérer le loyer bien qu’elle ait recueilli les fruits du terrain » (Taylor v. Hare I Bos & P (NR) 260). Cependant si l'argent a été versé pour utiliser une invention obtenue par fraude, le licencié peut récupérer ses versements (Lowill v. Hicks . 2 Y & Coll. 46).

La jurisprudence française décide elle aussi qu’il n'y a pas lieu à garantie mais les décisions ne cherchent pas à s'appuyer sur le cas du locataire dont le propriétaire a été évincé. Il semblerait, dit la note sous S. 91-I1-393, qu'on doive appliquer la maxime « quod nullum est, nullum producit effectum » mais la Cour de cassation (S. 1839-1-577 et S. 1844-1-815) décide également que le tiers licencié n’est pas fondé à exiger la restitution des redevances versées par lui « lorsqu'il a retiré de l’usage des procédés qui faisaient l’objet du brevet, les avantages qu'il s’en promettait en contractant avec le propriétaire » S'il en était autrement, dit cet arrêt, contre tous les principes de justice et d’équité qui régissent les contrats l’un des contractants obtiendrait tout sans rien donner

tandis que l’autre donnerait tout sans rien obtenir (également, S. 1870-1-13).

La Cour de Cassation décide d’ailleurs qu'il y a lieu de rechercher dans quelles conditions la concession a été exploitée et quels avantages le concessionnaire a pu en retirer. Il est en effet de première importance d'examiner dans chaque cas lequel des contractants est le plus intéressant. Un industriel, par exemple, est en train d’organiser une fabrication mais un tiers prétend s’y opposer en raison de son brevet. Pour ne pas être paralysé l’industriel accepte de devenir son licencié et il verse les redevances prévues puis le brevet est annulé. Il est injuste de refuser au licencié la répétition de ses versements. On peut supposer au contraire que le breveté qui a accordé des licences soutient un procès en contrefaçon et protège ainsi ses licenciés qui jouissent pratiquement de tous les avantages du monopole durant plusieurs années. Si le brevet est ensuite annulé on peut équitablement refuser aux licenciés la restitution de

leurs redevances parce que le breveté leur a assuré la

jouissance convenue.

Les juges anglais considérant le licence exclusivement comme une autorisation poussent le principe de la non-garantie jusqu’à ses dernières extrémités. Ainsi dans l’affaire Mills v. Carson (RPC 10. 9) le breveté avait négligé de payer les annuités et le brevet étant tombé dans le domaine public le licencié avait cru pou-

voir refuser purement et simplement de payer les redevances mais il n’obtint pas gain de cause (également Hamelyn & Cie v. Wood & Cy. LR 1891. 2 QB 488). Il prétendait que la jouissance tranquille du brevet était la condition du versement des redevances mais le juge déclara : « J’estime que lelicencié n’est pas libéré de payer les redevances. C’est une obligation indépendante et le seul moyen dont il dispose est d’attaquer le breveté en rupture de contrat. » Ce n’est donc pas une action en garantie puisque le licencié est déjà privé de la jouissance et puisqu'il n’a aucun recours contre le breveté, mais simplement une action pour empêcher son cocontractant de continuer à exiger les redevances convenues.

La rupture ne se produit pas automatiquement surtout si le contrat prévoit de nombreux cas de résilitation sauf celui de la déchéance du brevet, mais de toute façon elle n’existe jamais, de droit, sans stipulation. Les licenciés auraient beau prétendre qu’il y a un accord impliqué (Implied convenant) de maintenir le brevet pour le breveté, le juge tout en reconnaissant qu’il y a défaillance de ce dernier à procurer la jouissance tranquille déclare que le licencié doit introduire une demande reconventionnelle pour qu'il cesse d’être obligé à payer les redevances.

Dans une affaire (African Gold Recovery Cy v. The Sheba Gold Mining. RPC XIV. 660), l'avocat du licencié cherchait justement à faire admettre par le tribunal la

ressemblance entre le contrat de licence et le contrat de louage mais le juge lui répond : « Vous faites un contrat et êtes supposés avoir examiné toutes les causes de déchéance du brevet. Cependant vous vous engagez à payer une certaine redevance aussi longtemps que le procédé est employé. L'avocat du licencié compare la situation actuelle à celle du locataire et du propriétaire quand ce dernier est évincé. Le loyer cesse alors d’être dû. Cependant, bien qu'il s’agisse présentement d’une annulation, le licencié est obligé de respecter les termes du contrat aussi longtemps qu’il utilise le procédé breveté. L’analogie avec l’éviction cesse parce qu’il n’y a rien qui empêche l’emploi du procédé breveté. La loi ne s’y oppose pas et dans le cas actuel il continue effectivement à être employé comme par le passé. »

Pour se garantir il est donc indispensable que le contrat de licence comprenne une clause résolutoire libérant le licencié de tout paiement d’annuité au cas où le breveté laisse tomber le brevet.

Cependant le tribunal peut déduire l'obligation pour le breveté de maintenir le brevet de certaines autres obligations qu’il s’est imposées dans le contrat. Ainsi, si le breveté s’est obligé à poursuivre les contrefacteurs il se peut que les juges décident du même coup qu’il s’est obligé à maintenir le brevet en vigueur (Lines v. Usher. RPC XIV. 206).

Si le contrat stipule nettement que le paiement des

redevances est fait sous la condition que le brevet soit maintenu en vigueur, non seulement le licencié peut refuser de payer les annuités mais encore 1l peut répéter celles qu'il a versées indûment postérieurement à l’expiration du brevet et dans l’ignorance de celle-ci.

En dehors de ces clauses particulières, la licence peut être limitée dans le temps ou dans l’espace au gré des parties et si la licence n’est pas exclusive, le breveté peut concéder ensuite autant d’autres licences qu’il lui plaira. Ces nouvelles licences peuvent également porter sur certaines parties de l’invention qui n'étaient pas comprises dans celles qui étaient concédées antérieurement.

Si la licence est irrévocable et exclusive, elle équivaut à la cession du brevet. Le breveté s’interdit ainsi et de résilier le contrat et de concèder d’autres licences. Le monopole est donc définitivement fixé sur la tête du licencié. Celui-ci ne peut plus exiger du breveté qu’il se préoccupe de payer les annuités pour maintenir le brevet en vigueur et d’autre part il n’est plus obligé de recourir à lui pour attaquer les contrefacteurs. Il peut introduire seul l’action ou y défendre.

La licence étant simplement la rénonciation du breveté à entamer une action en contrefaçon contre le licencié, celui-ci en utilisant l'invention publiée jouit d’un droit qu'il tient du Common Law qui permet à quiconque d’exercer son activité sans troubler l’ordre

public. Il n’a rien obtenu du breveté qu’une autorisation or On ne peut céder une autorisation et par conséquent la licence n’est pas transmissible sans le consentement du breveté qui doit renoncer à nouveau à son action à l’égard du tiers cessionnaire. Cependant, sans qu'il y ait renonciation formelle, la cession peut résulter de certains actes. Par exemple, si le breveté accepte du cessionnaire le paiement des redevances il est considéré comme ayant accepté la cession en renonçant implicitement à faire valoir son monopole contre le tiers qui a effectué les versements (Lawson v. Donald Mc Pherson. RPC XIV. 696).

En dehors du cas où il y a contrat passé en forme entre le breveté et un licencié il peut arriver que la conduite du breveté permette de présumer qu’il accepte qu’un tiers jouisse d’une licence de son brevet. La licence tacite est même beaucoup plus fréquente que la licence expresse, par exemple si le breveté vend un article protégé par son brevet. Evidemment, par le fait même qu’il a accepté de vendre sa marchandise il reconnaît à l’acheteur le droit d'utiliser l’objet vendu mais ce dernier pourra-t-il le revendre sans qu'il y ait infraction du monopole ? Il peut gêner le commerce du breveté en revendant un article même usagé et le fabricant aurait tout intérêt à pouvoir l’en empêcher.

Les tribunaux anglais ne lui reconnaissent aucun droit à cet égard et ils décident que l'acheteur a acquis la licence non seulement d'utiliser mais encore de reven-

dre l’objet breveté. Il ne faudrait pas croire que le droit du breveté cesse nécessairement du fait que la marchandise n’est plus entre ses mains car il peut maintenir son monopole malgré la vente en déclarant dans le contrat qu’elle n’emporte pas le droit de revendre. En d’autres termes il refuse cette licence qui autrement serait tacite. Il faut que cette restriction soit portée dès la conclusion du contrat à la connaissance de l’acheteur (Betts v. Willmott. LR 6 Ch. 239) et il ne suffirait pas qu'il en soit instruit seulement à la livraison, par exemple, au moyen d’une étiquette collée sur la marchandise. I serait trop tard et cette notification serait sans effet (Mc Gruther v. Pitcher. LR 1904. 2 Ch. 306). Autrement, si le breveté veut apporter des restrictions au contrat il peut encore y faire insérer d’autres clauses (Incandescent Gas Ligth Cy v. Brogden. RPC XVI. 179) auxquelles l’acheteur sera obligé de se conformer, à moins qu’il ne s'agisse des conditions draconiennes prohibées par la section 38 de la loi.

Il faut que le licencié soit également averti dès le contrat qu’il existe déjà d’autres licences d’où résulte nécessairement une certaine limitation de ses droits par suite de la concurrence. Il ne suffit pas que ces licences soient mentionnées sur le registre de l'Office des Brevets. L'acheteur d’un objet breveté mais non averti de l’existence d’une licence exclusive peut impunément introduire cet objet sur le territoire réservé au licencié (Heap. v. Hartley. RPC V. 603).

Enfin, il existe en outre deux autres sortes de licences qui différent des licences expresses ou tacites par la manière dont elles prennent naissance surtout mais aussi par certaines modalités. Ce sont les licences de droit (Licences of Right) et les licences obligatoires.

Le système des licences de droit est tout récent puisqu'il a été institué seulement par la loi de 1919 qui n’est entré en vigueur que le 1er avril 1920. La nouvelle section 24 de la loi prévoit qu’à un moment quelconque après apposition du sceau sur le brevet, le titulaire pourra le faire enregistrer sur le registre de l’Office des Brevets avec la mention « licence of right ». C’est une offre générale de licence et désormais une personne quelconque pourra exiger du breveté une licence dont les termes seront à débattre par les parties et à défaut d’accord entre elles c’est le contrôleur lui même qui doit servir d’arbitre.

Cette nouvelle réglementation suscitée par les difficultés économiques, conséquence de la guerre, est destinée à stimuler l’exploitation des brevets par l’industrie. Le premier avantage pour le breveté est qu’il n’à plus dorénavant à payer que la moitié des annuités de son brevet et d’autre part les postulants peuvent être plus nombreux car les conditions seront certainement moins rigoureuses du fait que s’il y a désaccord le breveté doit se soumettre à la décision du contrôleur des brevets.

La loi prescrit au contôleur certaines règles auxquelles

il doit se conformer autant que possible pour concilier les divers intérêts en jeu. Il doit s’efforcer d’assurer la plus large utilisation possible de l'invention dans le Royaume Uni tout en permettant au breveté d’en retirer le meilleur bénéfice. En conséquence, si plusieurs candidats se présentent il devra rechercher celui qui, à la fois, assurera la plus grande diffusion de l'invention tout en consentant à payer au titulaire du brevet les redevances les plus élevées. Enfin il doit laisser au licencié la possibilité de retirer un profit raisonnable de son exploitation en Angleterre. Il peut avoir à considérer les licences antérieurement concédés et réduire les redevances que touche le breveté de ces licenciés afin que tous aient des chances égales dans leur exploitation de l'invention, étant entendu que, pour assurer l’égalité entre les licenciés, il devra tenir compte de toustravaux exécutés ou frais supportés par les licenciés antérieurs quelconques en vue de vérifier la valeur de l'invention ou d’assurer son exploitation sur une échelle commerciale dans le Royaume Uni. La loi de 1919 contient encore une disposition particulière à la licence de droit qui révèle encore le désir du législateur de favoriser l’industrie anglaise attaquée sur le marché intérieur par les concurrents étrangers. À moins de stipulation contraire expresse il est présumé que la licence interdit au licencié d'introduire en Angleterre aucune marchandise dont l'importation faite par d’autres que le breveté ou ses

représentants seraient une infraction au brevet. L’action contre une telle importation est ouverte au breveté ou à son défaut aux autres licenciés.

Le licencié de droit jouit d’un droit plus étendu que le licencié ordinaire. Alors que ce dernier n’a qu’une autorisation du breveté et ne peut défendre le monopole contre les contre-facteurs, le licencié de droit peut agir seul si le breveté reste inerte pendant un délai de deux mois après qu’il l’a sommé d’engager l’action en contrefaçon. Il faut alors que le licencié agissant seul introduise le procès à la fois contre le contrefacteur et contre le breveté qui devient co-défendeur.

Tout contrefacteur d’un brevet enregistré « licence of right » peut éviter une injonction en demandant une licence du brevet et l’indemnité qu'il doit verser pour dédommager le breveté ne peut être supérieure au double de ce qu’il aurait versé à titre de redevance si la licence avait été antérieure à la date où la première infraction au brevet a été commise. Cependant, ayant toujours en vue la protection de l’industrie britannique, le législateur a privé des avantages de cette disposition de faveur les contrefacteurs qui auraient enfreint le brevet en -important des marchandises de l'étranger.

Lorsque le breveté sollicite l’inscription de son brevet « licence of right », il faut que le contrôleur des brevets fasse publier dans le journal officiel des brevets (Jllustrated Official Journal (Patents) la demande qui lui est

faite afin que les intéressés ayant acquis des intérêts dans le brevet, les licenciés antérieurs, par exemple, puissent les défendre contre une nouvelle exploitation concédée à des conditions particulièrement avantageuses Ils peuvent donc faire opposition entre les mains du contrôleur et si ce dernier, juge qu'ils se trouveraient lésés, il peut rejeter la demande du breveté. Il peut encore comme nous l’avons vu plus haut adapter les taux des redevances à percevoir par le breveté afin que tous les licenciés aient des chances égales dans leur exploitation.

Après avoir fait placer son brevet sous ce régime exceptionnel le breveté peut revenir au droit commun. En effet, la loi décide qu’à un moment quelconque, s’il n’y a pas eu de licence demandée pour un tel brevet, le contrôleur peut, sur la demande du breveté et après paiement par ce dernier de la moitié des annuités depuis la date de l’enregistrement « Licence of Right » annuler cette clause et le breveté a de nouveau les mêmes droits et les mêmes obligations que si le brevet n’avait jamais été placé sous ce régime exceptionnel.

Le brevet peut du reste y être également placé par le contrôleur si le breveté a commis certains abus de monopole indiqués par la loi. La section 27 décide en effet que dans le cas de non exploitation le contrôleur pourra imposer au breveté l'accord d’une licence, l’enregistrement de son brevet « licence of right » ou bien révoquer purement et simplement.